Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La entrada Con la nueva legislación, ¿a qué debemos poner atención los usuarios del sistema de propiedad industrial en México? se publicó primero en Reyes Fenig.

El artículo Primero Transitorio de la nueva ley señala que entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación en al Diario Oficial de la Federación. La publicación tuvo lugar el 1° de julio de 2020, no hay duda que el plazo de noventa días hábiles comenzó a correr el 2 de julio de 2020, pero tengo dudas sobre la fecha en que debe comenzar la observancia de la nueva legislación.

Hasta ahora, de manera generalizada he escuchado y leído que la nueva ley comenzará su vigencia el 5 de noviembre de 2020. Incluso yo mismo lo he sostenido en una entrada previa de este blog.

Sin embargo, reflexionando un poco más sobre el tema, me han entrado serias dudas. El origen del cuestionamiento tiene que ver con el uso de la expresión “días hábiles” por parte del legislador.

¿Cuáles son los días hábiles para efectos de la entrada en vigor de una ley federal? ¿Dónde se establecen?

Lo intuitivo sería afirmar que los días hábiles van de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y días festivos. Por lo tanto, si contamos noventa días a partir del 2 de julio de 2020, descontando sábados y domingos y, desde luego, el 16 de septiembre, tenemos que los 90 días se cumplen justamente el 5 de noviembre de 2020. Sin embargo, no tengo claridad sobre el fundamento de la determinación de los días hábiles e inhábiles con relación a la entrada en vigor de una ley federal. Por ejemplo ¿por qué descontar el 16 de septiembre y no el 1° de septiembre, 12 de octubre o 2 de noviembre?

Acudir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la lista de días inhábiles de su artículo 28 (que incluyen el 1° y 16 de septiembre) tiene sus complicaciones. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no es una legislación enteramente administrativa (contiene normas sobre bienes incorpóreos de naturaleza mercantil, contratos de derecho privado, responsabilidad civil proveniente de hechos ilícitos, procedencia de acciones civiles ante tribunales judiciales) y el plazo de la entrada en vigor de la ley no se desarrolla dentro de un procedimiento administrativo.

Al respecto, es muy ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007) [1]. La Corte aseveró que la publicación de una ley, si bien es un acto a cargo del poder ejecutivo, no es un acto administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que la diferenciación entre días hábiles e inhábiles de ese ordenamiento no resultaba aplicable a la publicación de una legislación administrativa federal. Incluso, la Corte señaló que, para la publicación de una ley, “todos los días son hábiles”. Si para la publicación de una ley “todos los días son hábiles”, para el cálculo del plazo de su entrada en vigor ¿serán también todos los días hábiles? Si eso fuese correcto, la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraría en vigor, no el 5 de noviembre, sino el 29 de septiembre de 2020.

Sobre la ambigüedad en el texto de las disposiciones de la vacatio legis, me llamó la atención las reflexiones del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito contenidos en una superada jurisprudencia por reiteración de tesis del 2004 (Tesis IV.2o.A. J/8):

“a efecto de determinar el verdadero alcance de la expresión literal de la redacción del artículo transitorio referido, no basta el examen gramatical de la norma, sino que debe acudirse a un método de interpretación lógico o teleológico que atienda a la finalidad o a los objetivos que persiguen tanto la publicación de las disposiciones legislativas, como la denominada vacatio legis, que es el lapso que media entre aquélla y la iniciación de su vigencia. Para tal efecto debe considerarse que la publicación de la norma emitida por las autoridades legislativas tiene dos finalidades: 1) La de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo; y, 2) La de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Poder Legislativo en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto legislativo es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. Ligada a dicha publicación, en cuanto a que se constituye la fase culminatoria del proceso legislativo y la presupone, se encuentra la voluntad expresa del legislador de fijar el plazo que deba mediar entre la publicación y la iniciación de la vigencia, con la finalidad de que quienes deben cumplir la norma, estén enterados de su contenido y, consecuentemente, puedan acatarla; aspectos de los cuales subyace la referida certeza jurídica. Por tanto, si ésta es la finalidad que se persigue con la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, debe entonces concluirse que el alcance que debe darse a la expresión utilizada por el legislador en el artículo primero transitorio aludido es la que racionalmente otorga mayor seguridad y certeza a los destinatarios del precepto para estar en condiciones de conocerlo y, por ende, cumplirlo… ante la ambigüedad de la expresión empleada en el decreto, (la) interpretación (que debe prevalecer) es la que otorga mayor seguridad y certeza a los gobernados a quienes va dirigida la disposición legal, debido a que por razón lógica un plazo mayor en comparación con uno restringido, da mayor certeza, y en mejor medida, del efectivo conocimiento de su contenido, cumpliéndose así con la indicada finalidad perseguida en las fases últimas o conclusivas del procedimiento legislativo.”[2]

Siguiendo el razonamiento del tribunal colegiado, pareciera inadmisible afirmar que todos los días son hábiles para el cálculo del plazo de entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, porque sería una interpretación contraria a la intención del legislador al disponer que el cálculo del plazo de entrada en vigor de la ley se calcularía en «días hábiles» y no simplemente en «días» sin mayor diferenciación; sería razonable sostener los sábados y los domingos están excluidos del concepto de día inhábil, aunque se trate de una distinción no carente de arbitrariedad y hasta de clasismo. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo (artículo 69), las semanas laborables son de seis días, no de cinco.

También sería razonable señalar que el cálculo de los días hábiles debería excluir los días festivos; la dificultad estriba en determinar cuáles son los feriados que deberían considerarse para sacarlos del conteo del plazo para la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala como días festivos el 1° y 16 de septiembre. La Ley Federal del Trabajo sólo contempla el 16 de septiembre, y la Ley de Amparo los días 14 y 16 de septiembre y 12 de octubre. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el 14 y 16 de septiembre, pero no el 12 de octubre. El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que son hábiles todos los días menos el domingo, y los días que la ley declare festivos.

En todo caso, veo debatible la utilización del listado de días feriados de cualquiera de las leyes antes señaladas, en atención a que la materia de esas legislaciones es en realidad ajena a la entrada en vigor de una ley federal.

Los días en que buena parte de la administración pública, y en especial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mantuvieron sus oficinas cerradas y no corrieron plazos ni términos ¿se deberían considerar días hábiles para el efecto de determinar la fecha de entrada en vigor de la ley?

Lo fundamental es que debería existir una certeza total sobre la fecha en que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entra en vigor, y esa certeza no la veo en estos momentos. No es un tema estrictamente académico; un día de diferencia puede hacer la diferencia para la oportuna conservación de una marca registrada, la patentabilidad de una invención o la procedencia del juicio para el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Yo pienso que la vacatio legis merecería más atención de la que le hemos puesto hasta hoy.

[1] “ISSSTE. LA PUBLICACIÓN DE LA LEY EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SÁBADO, NO LA HACE INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2007)”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 47.

[2] “LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA, PUBLICADO EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO, ENTRÓ EN VIGOR EL CINCO DE MAYO SIGUIENTE” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página 1805.

La entrada ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? se publicó primero en Reyes Fenig.

El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

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