La declaración también debe presentarse para el caso de avisos y nombres comerciales registrados o publicados a partir del 10 de agosto de 2018.

Los titulares de marcas protegidas en México conforme el Arreglo de Madrid no están exentos de esta carga. Deben presentar directamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración de uso real y efectivo de marca.

Los titulares de los registros de marca y aviso y nombre comercial afectados por la carga de declarar el uso real y efectivo del signo distintivo cuentan con un plazo de tres meses, a partir del día en que el registro, publicación o protección cumple el tercer año de emisión, para presentar la declaración, acompañada del pago correspondiente.

No se deben decir mentiras. La declaración se debe presentar sólo si la marca ha sido usada, y deberá asentar únicamente los servicios o productos en los que la utilización del signo distintivo ha sido real y efectivo. Los derechos marcarios quedarán limitados a los bienes o actividades incluidos en la declaración.

El IMPI no tiene obligación de requerir la declaración de uso; la consecuencia de omitir presentarla es la caducidad de pleno derecho del registro, publicación o protección correspondientes.

El plazo es corto y la omisión acarrea una sanción severa. Si existe la mínima duda acerca sobre si es necesario, o no, presentar la declaración de uso en un caso específico, debe consultarse a un profesional.  

La entrada La declaración de uso de marca ya está aquí. se publicó primero en Reyes Fenig.

Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La entrada Con la nueva legislación, ¿a qué debemos poner atención los usuarios del sistema de propiedad industrial en México? se publicó primero en Reyes Fenig.

Los cambios introducidos a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal han sido recibidos con desconfianza por diversos grupos identificados con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Las críticas se han enfocado, por un lado, en la adopción de la figura de la “notificación y retirada”; y por el otro, en la sanción penal hacia los que eludan o contribuyan a que otros eludan o evadan sin autorización medidas tecnológicas de protección de obras y derechos conexos (interpretaciones, fonogramas). Existe el temor de que las nuevas disposiciones sirvan de base para el ejercicio de la censura o para obstaculizar actividades legítimas relacionadas con dispositivos móviles, computadoras y aparatos decodificadores que incorporan candados digitales. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las citadas reformas el 3 de agosto de 2020.

Este artículo se enfocará en el mecanismo de “notificación y retirada”.

La “notificación y retirada” es un procedimiento, substanciado en el ámbito privado, por virtud del cual una persona que se ostenta como titular de un derecho de autor o un derecho conexo, y que denomino reclamante, envía a un proveedor de servicios en línea (como una plataforma, un buscador o un sitio de internet) un “aviso” o reclamación, indicando que determinado contenido cargado por un usuario de dicho proveedor (obras, datos, información, materiales, contenidos), lesiona los derechos de autor o derechos conexos del reclamante. El objeto del aviso es que dicho contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado. El procedimiento de “notificación y retirada” está regulado en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformada por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 2020.

Por ejemplo, si el autor de un cortometraje encuentra que su obra ha sido cargada sin autorización a una plataforma dedicada a compartir vídeos, en vez de trata de identificar y ubicar al usuario responsable de la carga ilegal para demandar el retiro de la obra o ejercer una acción en contra de la plataforma por la difusión ilícita del cortometraje, puede enviar un sencillo aviso o reclamación a la plataforma para que ésta se encargue unilateralmente de retirar o remover el contenido infractor y notificar al usuario sobre el reclamo y la consecuencia. No suena mal.

Conforme el nuevo texto legal, una vez recibido el aviso o reclamación por parte del supuesto titular de los derechos patrimoniales de autor o reclamante, el proveedor debe remover o inhabilitar el contenido que dio motivo a la reclamación y notificar al usuario que cargó dicho contenido. Digo “supuesto” porque la Ley Federal del Derecho de Autor exige al reclamante identificar en el aviso el contenido de la infracción, manifestar su interés o derecho respecto de los derechos de autor y proporcionar la ubicación electrónica relacionada con el ilícito; pero no se requiere la prueba de la existencia de la obra y la titularidad de los derechos de autor o derechos conexos.

El usuario afectado por la remoción o inhabilitación del contenido puede pedir la restauración del contenido mediante el envío de un contra-aviso al proveedor, donde deberá demostrar la titularidad de los derechos de autor o la autorización correspondiente sobre el contenido removido o inhabilitado, o justificar su uso conforme las limitaciones al derecho de autor que la misma ley dispone.

La ley omite señalar los plazos para que el proveedor envíe al usuario la notificación sobre el aviso y remoción de contenidos y para que el usuario afectado presente el contra-aviso.

Cuando el usuario remite el contra-aviso, el proveedor deberá notificarlo a reclamante (la ley no indica el plazo) y habilitar el contenido identificado en el contra-aviso (no en el aviso original), salvo que el reclamante inicie un procedimiento judicial, administrativo, denuncia penal o procedimiento alternativo de solución de controversias contra el usuario en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor le informe sobre el contra-aviso.

Como se puede observar, el proceso antes descrito exige un mínimo de formalidades, privilegia la agilidad y lo que procura es el retiro de los materiales infractores de Internet.

La “notificación y retirada” está inspirada en el “notice and takedown” previsto en la Millenium Digital Copyright Act (MDCA) norteamericano de 1998. El propósito original del mecanismo era proteger a los proveedores de servicios de internet de las demandas que los titulares de copyright pudiesen presentar por la diseminación sin autorización de obras protegidas cargadas por los usuarios a través de la infraestructura proporcionada por dichos proveedores. El MDCA contemplaba diferentes cargas, entre las que se incluía el mecanismo de “notice and takedown”, que debían ser implementadas por los proveedores de servicios de internet para liberarse de la responsabilidad por la difusión de contenidos lesivos de copyright; esta protección se extendió a los sitios en los que los usuarios pueden subir contenidos sin una supervisión directa del responsable del sitio, lo que incluye desde luego a plataformas como YouTube y Facebook[1] y a los buscadores. Dicha preocupación por proteger a los proveedores de acceso a internet (como Telmex o Izzi) y a los proveedores de servicios en línea (Facebook, Google, Yahoo!) contra las demandas que pudiesen presentar los titulares de derechos de autor se trasladó a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Algunos de los críticos afirman que el procedimiento de “notificación y retirada” introducida a la Ley Federal del Derecho de Autor es abusivo, ya que se trata de un mecanismo que puede fácilmente ser usado para la represión de la libre manifestación de las ideas, incluso opiniones políticas legítimas, que tendrá como consecuencia la supresión o retiro unilateral de contenidos de una plataforma o sitio con la sola queja presentada por un supuesto titular de derechos de autor, quien no tiene que demostrar la existencia y afectación a sus derechos, y sin la intervención de alguna autoridad[2].

A mi juicio, no les falta razón a los inconformes.

Lo primero que me llamó la atención es la posición desfavorable en que el usuario del proveedor de servicios en línea es colocado respecto al reclamante o supuesto titular de derechos de autor: el reclamante no necesita demostrar que es titular de un derecho de autor o derecho conexo para presentar el aviso y obtener el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente lesivo de derechos. En cambio, si el usuario desea que el contenido retirado sea reinstalado, deberá anexar al contra-aviso las pruebas pertinentes para demostrar su derecho sobre los contenidos materia de la reclamación o acreditar el caso de excepción o limitación al derecho de autor.

El supuesto titular de los derechos de autor obtiene el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación unilateral del contenido señalado como ilícito con la sola presentación del aviso de infracción de derechos, como si se tratase de una medida cautelar.

La duración del retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el mejor de los casos, sería no menor a quince días hábiles. Si el reclamante inicia una acción civil o administrativa, presenta denuncia penal o promueve un mecanismo alterno de solución de controversias, entonces el contenido objeto de la reclamación o aviso se mantendrá retirado o inhabilitado durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin aparente necesidad de que reclamante presente una caución para mantener las cosas en ese estado y resarcir al usuario de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el caso de que la resolución definitiva fuese desfavorable al reclamante.

Por otro lado, el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito como consecuencia del aviso o reclamación, sin siquiera mediar audiencia, me parece una clara afectación a la esfera jurídica del usuario, sin la intervención del poder público. Me pregunto si el proveedor de servicios en línea podría ser señalado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo

Es evidente que la Ley presume que hay una infracción cuando el reclamante envía el aviso al proveedor de servicios en línea, y que el contenido que dio lugar a ese aviso o reclamación es ilícito. Sin embargo, es difícil justificar dicha presunción si se considera que el reclamante no necesita aportar pruebas sobre la existencia del derecho de autor y su titularidad.

La libre manifestación de las ideas y opiniones no es una facultad que pueda ejercerse de forma absoluta; los derechos de terceros imponen un límite a dicha libertad fundamental, y ciertamente los privilegios temporales de los autores sobre sus obras se encuentran entre los derechos que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, la protección del derecho de autor no debería realizarse a través de mecanismos que dejan al supuesto infractor en un virtual estado de indefensión.

Desconozco todavía los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la demanda de acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal; el comunicado de prensa de la Comisión sólo señala que encontró afectaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales. Cuando la copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad esté disponible, procuraré comentarla (Actualización: La copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad está disponible aquí).

[1] Sobre el Digital Millenium Copyright Act, sugiero revisar: Steven Buchwald, “DMCA Safe Harbor Explained: Why Your Website Needs a DMCA/Copyright Policy”, 1° de Agosto de 2017 (https://buchwaldlaw.com/2017/08/dmca-copyright-safe-harbor-explained-website-needs-dmcacopyright-policy/) Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020.

[2] Un ejemplo de esta crítica puede verse en: https://youtu.be/WQZnB0ZzKF0.

La entrada El nuevo mecanismo de “notificación y retirada” (“notice and takedown”) en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. se publicó primero en Reyes Fenig.

El objeto de promulgar una nueva legislación fue adaptar la normatividad de la propiedad industrial a las exigencias de los tratados internacionales en materia comercial recientemente suscritos por México, destacadamente el Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entrará en vigor 90 días hábiles después de su publicación; esto es, el 5 de noviembre de 2020 (es la fecha mas aceptada, aunque tengo dudas. Ver: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?). Durante algún tiempo se aplicarán simultáneamente la Ley de la Propiedad Industrial y la LFPPI, por lo que habrá que poner mucha atención a los dieciocho artículos transitorios de ésta última.

Mientras se expide un nuevo reglamento, seguirá aplicándose el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (artículo Cuarto transitorio, LFPPI).

La nueva ley presenta modificaciones sustantivas y procesales muy importantes. En mi opinión, tiene la virtud de regular con mayor detalle varios aspectos sustantivos de la protección de invenciones y signos distintivos, sin estar exenta de algunos errores e inconsistencias.

En algunos casos, la legislación incorpora criterios que ya eran aplicados en la práctica por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dando mayor seguridad jurídica a los gobernados.

Un aspecto muy innovador de la LFPPI es la facilitación de los procedimientos administrativos y judiciales para obtener el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual como consecuencia de la infracción o lesión a dicho derecho.

Debo aclarar que este artículo tiene por objeto destacar muy brevemente algunos de los cambios que más me han llamado la atención, contrastándolos ocasionalmente con las disposiciones de la recién abrogada  Ley de la Propiedad Industrial. No pretendo hacer una exposición general de la LFPPI.

A. Invenciones

A.1. Prohibición expresa del doble patentamiento (artículo 50 LFPPI).

A.2. Reconocimiento expreso de la patentabilidad de los microorganismos y material biológico aislado de su entorno natural y obtenido mediante un procedimiento técnico (artículo 49, penúltimo párrafo, LFPPI).

A.3. Prohibición expresa del patentamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o los animales, incluyendo las relacionadas con la clonación de seres humanos, el material genético del ser humano, la utilización industrial o comercial de embriones humanos, entre otros (artículo 49, fracción I, incisos a), b) y c), LFPPI).

A.4. Incorporación de la excepción Roche-Bolar: Una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efectos de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana. Esta defensa estaba prevista en el Reglamento de Insumos para la Salud y ahora, apropiadamente, alcanza el rango de ley (artículo 57, fracción II, LFPPI).

A.5. Extensión de los derechos que otorga la patente hasta por cinco años mediante la figura del Certificado Complementario, en caso de demora no razonable en la concesión de la patente (artículos 126 a 136 LFPPI).

A.6. Regulación más clara de las solicitudes divisionales, en especial las voluntarias (artículos 100 y 102 LFPPI).

A.7. Limita expresamente la interpretación del alcance de los derechos conferidos por la patente a la materia protegida (artículo 55, último párrafo, LFPPI).

A.8. Los modelos de utilidad incrementan su vigencia a 15 años (artículo 62 LFPPI).

A.9. Limita y precisa con más detalle las causas de nulidad de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, aboliendo los plazos de caducidad de las acciones de nulidad (artículo 154 LFPPI).

A.10. Regulación más extensa de los supuestos de limitación de los derechos conferidos por las patentes y la rectificación de errores, así como de su procedimiento (artículos 121 a 125, LFPPI).

B. Signos distintivos

B.1. La vigencia de las marcas –incluyendo las colectivas y las de certificación-, avisos comerciales y nombres comerciales será de diez años a partir de la fecha de otorgamiento del registro o publicación, en vez de calcularse desde la fecha de solicitud (artículos 178, 204 y 211, LFPPI).

B.2. Los exámenes de forma y fondo de los signos distintivos se ha unificado (artículo 225 LFPPI).

B.3. Los productos o servicios enlistados en las solicitudes deben ser específicos y determinados. El reglamento que se expida determinará si una sola solicitud puede incluir productos o servicios de diversas clases (conforme el Clasificador del Arreglo de Niza), o si las cosas siguen como hasta ahora: los productos o servicios enumerados en las solicitudes de registro deben limitarse a una sola clase (artículos 176 LFPPI y 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

B.4. Oposiciones. Las consecuencias jurídicas de presentar oposiciones son más graves para todas las partes involucradas:

B.4.a. Las oposiciones no exitosas ocasionarán la improcedencia de la acción de nulidad de registro de marca basada en causa igual a la de la oposición (artículo 259 LFPPI).

B.4.b. El solicitante cuenta con un plazo de dos meses para contestar la oposición y ofrecer las pruebas que estimase pertinentes. Si el solicitante omite contestar la oposición, la solicitud de registro de marca será abandonada (artículo 225 LFPPI).

B.5. Si un producto o servicio identificado con una marca registrada viola las disposiciones legales que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad del registro respectivo (art. 178, segundo y tercer párrafos LFPPI). Se trata de una disposición nueva y peculiar, que sanciona el incumplimiento de normas legales reguladoras de un producto o servicio, o la abierta ilicitud de los mismos, con la extinción de los derechos sobre el signo distintivo, aunque no hubiese existido ilegalidad en la emisión del registro respectivo. .

B.6. Consentimiento para el registro de marcas. Las reglas sobre los acuerdos de consentimiento para la coexistencia de marcas cambiaron respecto a las previstas en el artículo 90, último párrafo, de la derogada Ley de la Propiedad Industrial, reformada en mayo de 2018. El consentimiento de un titular es aceptable para el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente solicitadas o registradas y vigentes, tratándose de productos o servicios similares (no iguales) (art. 173, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.7. Declaraciones de uso. Mantiene la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo de marca al tercer año de la concesión del registro y con cada renovación. Si la renovación no está acompañada de la declaración de uso, el IMPI deberá requerir sus presentación en un plazo de dos meses; esta adición es especialmente importante y beneficiosa para los titulares de derechos adquiridos a través del Protocolo al Arreglo de Madrid (artículo 237, penúltimo párrafo, LFPPI).

B.8. Establece expresamente que la descripción de productos o servicios del registro marcario se limitará a los productos o servicios manifestados en las declaraciones de uso real y efectivo de marca (artículos 233, penúltimo párrafo y 237, antepenúltimo párrafo, de la LFPPI).

B.9. Las declaraciones de nulidad –en algunos casos- y caducidad de registros de marca pueden ser parciales, limitando los efectos extintivos de derechos a ciertos productos o servicios enlistados en el registro impugnado (artículos 258, fracción II, segundo párrafo, y fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo; 260, fracción II, segundo párrafo, LFPPI).

B.10. Una marca puede ser declarada nula si su titular no demuestra la veracidad de la fecha de primer uso asentada en la solicitud (artículo 258, fracción III, LFPPI).

C. Denominaciones de origen

C.1. Definición de denominación de origen. La LFPPI define a la denominación de origen como “el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario…” (artículo 264, LFPPI), y no como una denominación geográfica que sirve para designar un producto originario del mismo. Este cambio aumenta la distancia de la legislación mexicana en materia de denominaciones de origen, ya de suya heterodoxa, respecto del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y su registro internacional.

D. Litigios

D.1. Los supuestos de nulidad de patentes fueron limitados a los casos previstos en la ley; no hay ya una hipótesis genérica de anulación de patente. En el caso de las hipótesis de nulidad de las marcas registradas, la ley excluyó expresamente la anulabilidad del derecho por irregularidades durante el procedimiento administrativo de obtención del registro (artículos 154 y 258, fracción I, segundo párrafo, LFPPI).

D.2. Los efectos de la anulación de un registro de marca serán retroactivos, sin importar la causa. Los efectos de la caducidad del registro de marca se producen hasta que la resolución sea “exigible”. La declaración de nulidad de las patentes también tiene efectos retroactivos, pero eso ya estaba en la ley abrogada (artículos 159, penúltimo párrafo, y 263, segundo y tercer párrafos, LFPPI).

D.3. Las atribuciones del IMPI en materia de conciliación en procedimientos de infracción, así como su trámite, están ahora reguladas y detalladas en un capítulo especial de la ley (artículos 372 a 385, LFPPI).

D.4. En el caso de los supuestos de infracción de marca, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, la fabricación, compraventa, transporte almacenaje, distribución, exportación e importación se equiparan al “uso”. No se requiere ya demostrar que dicha conducta se realizó “a sabiendas”, incluso en el caso de la comercialización de productos infractores (artículos 386, fracciones IX, X, XI, XIII, XVII y XXI, y 387, LFPPI).

D.5. El ofrecer en venta productos que incorporan una invención patentada o que sean resultado de la explotación de un proceso patentado es infracción, aunque no se pruebe que la conducta se realizó “a sabiendas” (artículo 386, fracciones VI y VIII, LFPPI).

D.6. El IMPI tendrá facultades para imponer multas, requerir directamente su pago e incluso exigir el pago del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución (artículos 5°, fracción VI, y 393, LFPPI).

D.7. Daños y perjuicios a través del IMPI. El IMPI tiene ahora atribuciones para determinar y condenar a un infractor al pago de daños y perjuicios sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, a través de un procedimiento incidental luego de haberse declarado administrativamente la infracción (artículo 396, fracción I, LFPPI).

D.8. Daños y perjuicios vía judicial. Bajo la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, sólo los tribunales podían resolver la demanda de pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por una lesión a los derechos protegidos por esa ley, previa declaración administrativa de infracción emitida por el IMPI. Ahora, el titular de un derecho de propiedad industrial puede reclamar, a través de los tribunales, una indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la lesión a sus derechos de propiedad industrial ante la autoridad judicial, sin necesidad de declaración administrativa de infracción previa del IMPI (artículo 396, fracción II, LFPPI).

D.9. El monto mínimo de la indemnización ascenderá a cuando menos al equivalente al 40% del “indicador de valor legítimo”. Para determinar el indicador de valor legítimo podrá tomarse en cuenta el precio al menudeo de los productos infringidos, la utilidades que el titular dejó de percibir por la infracción, las utilidades que el infractor obtuvo como consecuencia de la infracción; o la contraprestación que el infractor hubiese tenido que cubrir en el comercio por una licencia contractual del producto o servicio infringidos (artículo 396, fracciones I, II, III y IV, LFPPI).

D.10. Las autoridades judiciales están facultadas para dictar las medidas provisionales que la Ley de la Propiedad Industrial y los tratados internacionales contemplan (artículo 408, fracción I, LFPPI).

D.11. El probable infractor puede solicitar al IMPI o a los tribunales el levantamiento de las medidas provisionales que lleguen a imponer mediante la presentación de una contrafianza; pero la autoridad deberá valorar la apariencia del buen derecho, analizar la afectación que puedan sufrir tanto el afectado como el solicitante de las medidas y la afectación al orden público o el interés general, para decidir si ordena el levantamiento de las medidas. La ley no prevé ya un “tope” al monto de la contrafianza (artículo 346 LFPPI)

E. Figuras contractuales

E.1. Licencias. La nueva ley suprimió la necesidad de inscribir el contrato de licencia de patente o de marca para el efecto de que el uso efectuado por el licenciatario se entienda como realizado por el titular del derecho (artículos 138 y 240, LFPPI), en consonancia con lo acordado en el TMEC. La inscripción dejó de ser necesaria también para que el usuario inicie acciones de defensa de la patente o signo distintivo registrado licenciados. El legislador eliminó asimismo que la consecuencia de la inscripción de la licencia con el IMPI es que el contrato surta efectos frente a terceros.

E.2. Los acreedores beneficiarios de un gravamen inscrito con el IMPI tienen derecho a solicitar, por sí, la renovación del registro de la marca, sin la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca (artículo 237, último párrafo).

F. Normas procesales

F.1. La LFPPI contempla expresamente la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, primero, y el Código Federal de Procedimientos Civiles después (artículo 3 LFPPI).

F.2. Plazos adicionales. En la Ley de la Propiedad Industrial abrogada, los solicitantes tenían derecho a contar con un plazo adicional al ordinario, de hasta dos meses, para contestar la mayoría de los requerimientos y objeciones relacionados con el examen de las solicitudes de patente y registro, lo cuales comenzaban a correr al día hábil siguiente del término del plazo ordinario (artículos 58 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, reformados en mayo de 2018). La nueva ley contempla también el plazo adicional de hasta dos meses, pero omite señalar cuándo comienza a correr; ante el silencio, procede aplicar la legislación supletoria y considerar que el plazo adicional inicia el día natural siguiente al término ordinario (artículos 117 y 240, LFPPI, y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

F.3. Notificaciones. En la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, las notificaciones personales, por correo y edictos surtían efectos el día en que se realizaban y los plazos comenzaban a correr al día hábil siguiente; en el caso de notificaciones por Gaceta, la notificación surtía efectos al día hábil siguiente a la fecha de puesta en circulación (artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, reformado en mayo de 2018).

F.3.a. La regla es que las notificaciones se realicen mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial (electrónica). Esas notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a la publicación de la Gaceta y el plazo comienza a correr al día hábil siguiente (artículos 18, 19 y 21, segundo párrafo, LFPPI).

F.3.b. La LFPPI omite aclarar cuándo surten efectos las notificaciones personales, por edictos y las realizadas por medios electrónicos diferentes a la Gaceta (artículo 19, segundo y cuarto párrafos, LFPPI), por lo que sería aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé que esas notificaciones surtan efectos el día que se realizan y los plazos comiencen a correr al día natural siguiente (artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

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Con los cambios a la ley, México protege, a través del registro marcario, los siguientes signos distintivos:

1. Signos visibles, tales como letras, palabras, números, nombres, frases, y figuras y dibujos bidimensionales, con o sin reserva de colores.
2. Hologramas (¡nuevo!)
3. Formas tridimensionales
4. Sonidos (¡nuevo!)
5. Olores (¡nuevo!)
6. Imagen comercial (¡nuevo!)[1]
7. La combinación de los anteriores signos distintivos.

Lo anterior no significa que, en el pasado, los sonidos, olores, hologramas y la imagen comercial (también llamada «trade dress») carecieran totalmente de protección. Sin embargo, dado que se trataba de signos no reconocidos como marca, las acciones que la legislación otorgaba para reprimir su imitación o uso ilícito estaban limitadas a las de combate de la competencia desleal.

Además de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial contempla otras figuras para proteger otros signos distintivos, de naturaleza o función diferente a la marca tradicional, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, las marcas de certificación, los avisos comerciales y los nombres comerciales.

El que actualmente existan signos distintivos registrables como marca que anteriormente ni marca eran, tiene implicaciones muy relevantes, si se considera que el registro, no el uso, es la fuente del derecho de exclusividad. Los usuarios de marcas no tradicionales, como los hologramas, los sonidos, los olores y la imagen comercial deberían apurarse a solicitar al IMPI el registro de dichos signos, con independencia de cualquier uso que hubiesen efectuado anteriormente en México. Sin la existencia de un registro marcario, o al menos una solicitud, el signo distintivo no puede ser objeto de contrato, ya sea licencia, transmisión o gravamen en México. Peor aún, un competidor podría solicitar a su nombre la marca no registrada (o una semejante en grado de confusión) para distinguir los mismos o similares productos o servicios, y luego tratar de obligar al usuario original a interrumpir la utilización del signo distintivo. Desde luego que la ley prevé defensas[2] y acciones[3] para contrarrestar tan injusta situación, pero es indudable que la posición del primer usuario estaría muy comprometida.

La solicitud de registro de las marcas no tradicionales

Para efectos de esta entrada, el concepto de marca no tradicional se limitará a los hologramas, sonidos, olores e imagen comercial; es decir, a los signos distintivos que no eran registrables como marca antes de la reforma a la ley de mayo de 2018. Las formas tridimensionales con frecuencia han sido identificadas como marcas no tradicionales, pero dado que la legislación mexicana las reconoció expresamente como marca desde 1991, no las incluiré en este trabajo. Para algunos comentarios sobre la regulación de la marca tridimensional, pueden revisar mi entrada La Suprema Corte de Justicia proporciona algunas reglas acerca del examen de marcas tridimensionales.

I. Signos holográficos

Los signos holográficos son ahora registrables como marca. Además de los datos ordinariamente requeridos a todos los solicitantes de registros marcarios (nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, la fecha de primer uso y la lista de productos/servicios a ser distinguidos con la marca), el solicitante deberá asentar una descripción del holograma y anexar un ejemplar, mostrando la totalidad del efecto holográfico. De ser necesario, puede presentar tantas vistas adicionales como sean necesarias para ilustrar en su totalidad el holograma.

Cabe destacar que, antes de la reforma a la ley de 2018, el registro como marca de hologramas estaba implícitamente prohibido por el antiguo artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial. En tal circunstancia, los usuarios de estos signos distintivos intentaron protegerlas a través de su registro como marcas innominadas o mixtas bidimensionales. Ahora que los hologramas son registrables como marca, me pregunto si el uso del holograma se consideraría como uso de una marca registrada innominada o mixta bidimensional para efectos de la veracidad de la declaración de uso real y efectivo exigible al titular para renovar el registro, y de la defensa de los derechos en contra de una acción de caducidad por falta de uso por tres años consecutivos.

II. Sonidos

Los sonidos son ahora también protegibles y registrables como marca, en tanto sean distintivos. Puede ser una melodía, un ruido o una combinación de éstos

El solicitante deben proporcionar una descripción del sonido que pretende se registre, e incluso puede exhibir una representación gráfica del sonido, como las notas de la melodía o la imagen de las ondas sonoras. En cualquier caso, el interesado debe entregar al IMPI un archivo digital sin protección (.avi, .mp3, .mp4, .wma, .wmv, .wav o .m4a), conteniendo el sonido materia de la marca, para que el servidor público encargado del examen de la marca y el público en general lo puedan reproducir desde el sitio de Internet del IMPI.

Si bien el IMPI ha otorgado el registro sobre un determinado sonido producido por la voz humana (por ejemplo, el registro de marca 2,038,934 expedido en septiembre de 2019[4]), no me queda claro todavía si un jingle (letra y música) podría ser registrado en México como marca sonora.

III. Olores

Los olores distintivos son también registrables como marca.

Además de la información ordinaria de cualquier solicitud de registro, el interesado deberá describir el olor. El solicitante tiene la opción de adjuntar el producto mismo con el aroma distintivo. El IMPI también podría requerir la exhibición de dicho producto, si el examinador lo considerase necesario.

El registro y protección de las marcas olfativas presenta muchos retos. En primer lugar, no hay reglas acerca de cómo describir un aroma. Algunos solicitantes han descrito la marca olfativa de una forma que me recuerda a las notas de cata de los vinos; por ejemplo, el registro número 1,966,698 “olor a pasta de modelar” para el aroma del Play Doh de Hasbro: “olor a una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”… (esa masilla nunca será la misma). Otras descripciones de aromas son simples: “bambú”, para el registro número 1,966,701 aplicable al olor de una pintura.

Siendo la publicidad un principio natural de los derechos oponibles erga omnes, me pregunto qué tan eficaz será la publicación de la concesión del registro marcario en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como medio para informar al público acerca de los aromas registrados como marca, ya que una descripción escrita podría no ser suficiente.

IV. Imagen comercial

Como en el caso de las otras marcas, tradicionales y no tradicionales, el solicitante deberá entregar la información que ordinariamente la ley y su reglamento exigen para todos los interesados en registrar signos distintivos y, además, una descripción escrita de los elementos operativos y/o elementos de imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro) que, al combinarse, distingan un producto o servicio en el mercado.

El IMPI ha registrado como marca la imagen comercial de una lata para cervezas y bebidas no alcohólicas (registro número 2,025,132), de una maceta para distinguir utensilios y recipientes de uso doméstico (registro número 1,966,699) y de una botella de champagne (registro número 2,053,192).

Parece ser que la dificultad más seria que han enfrentado los solicitantes del registro de la imagen comercial es la descripción completa y exhaustiva de los elementos operativos y/o de imagen que distinguen sus productos, servicios o establecimientos. Con frecuencia el IMPI señala que la descripción no es lo suficientemente específica y clara o que incluye elementos que no forman parte estrictamente de la imagen comercial, como una marca tradicional compuesta de una denominación o frase.

Me sorprendió el elevado número de solicitudes que han ingresado al IMPI para el registro de imagen comercial. Lo que encontré durante mi investigación es que el objeto de muchas solicitudes de registro de imagen comercial corresponde en realidad a marcas mixtas o innominadas bidimensionales tradicionales. El IMPI ha objetado estas solicitudes por descripción deficiente, y sus probabilidades de éxito no son alentadoras.

Curiosamente, no he visto hasta ahora un registro marcario de imagen comercial de un establecimiento de servicios, como un restaurante, una estación de servicio o un taller mecánico.

Los franquiciantes, y sus franquiciatarios, deberían tener muy presente la importancia de obtener el registro de todas las marcas incluidas en la franquicia, incluyendo ahora la imagen comercial de los establecimientos donde el negocio franquiciado opera, en caso de que la franquicia implique la explotación de una imagen comercial específica.

No debe olvidarse: la imagen comercial es marca. No es ilegal usar marcas sin registro, pero un franquiciante no puede licenciar lo que no le pertenece. La Ley de la Propiedad Industrial señala que para que una marca pueda ser objeto de una licencia, aquélla debe contar con al menos una solicitud de registro en México[5]. Reitero, incluso tenemos ahora el riesgo, que antes no existía, de que un tercero solicite y obtenga el registro de una imagen comercial idéntica o semejante a la que el franquiciatario está obligado al usar conforme el contrato de franquicia. Si el franquiciatario incurre en un ilícito por el uso de los signos distintivos impuestos por la franquicia, habría que preguntarse hasta donde llegaría la responsabilidad del franquiciante por ese hecho.

[1] El artículo 89, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada en mayo de 2018 define la imagen comercial como “la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.”

[2] La fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial señala: “El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: … Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

[3] El artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que un registro de una marca será nulo cuando… “la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

[4] El registro número 2,038,934 fue concedido para distinguir: grupo musical; conciertos de música; grabación de música; producción de conciertos de música; producción de grabaciones de sonido y música; servicios de compositores y autores de música; servicios de entretenimiento y esparcimiento prestados por un grupo musical; actuaciones en directo por parte de un grupo musical; edición de música; espectáculos de música en directo; facilitación de música en directo; interpretación de música y canto; prestación de servicios de entretenimiento en forma de música grabada; servicios de edición de posproducción en música; servicios de entretenimiento prestados por grupos vocales de música; servicios de música en directo; organización de entretenimiento musical; producción musical.

[5] Ley de la Propiedad Industrial, artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca…

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En este escenario, el tema de la propiedad intelectual se vuelve espinoso. La propiedad intelectual en general, y el sistema de patentes en particular, busca incentivar la creatividad, la investigación y el desarrollo, mediante el otorgamiento de un derecho temporal de exclusividad sobre una invención, a cambio de la divulgación de la información necesaria para reproducirla[1]. En el campo del cuidado de la salud, la exclusividad se concede sobre ingredientes activos, moléculas, composiciones, formulaciones, usos, procesos de elaboración, aparatos y reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos… en tanto sean nuevos, contengan actividad inventiva y sea útiles.

Elaborar un nuevo principio activo o vacuna no basta. Hay que determinar concentraciones, dosis, vehículos, vías de administración y, sobre todo, averiguar si la vacuna o el medicamento son seguros y eficaces. A veces un principio activo o composición funciona in vitro pero no ofrece los mismos resultados al suministrarlo a un organismo vivo, sea un animal o una persona. El desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas exige invertir y arriesgar muchísimo dinero, por lo que parece justo que los innovadores obtengan, con ayuda de la patente, el retorno de su inversión y una ganancia que les permita generar utilidades y financiar investigaciones futuras. No faltará quien sostenga que el titular de la patente, como dueño de la tecnología, tiene derecho a fijar con libertad el precio y distribución de los nuevos ingredientes activos, vacunas o usos patentados, sin mayor restricción que las que el mercado (oferta y demanda) pueda imponer.

Del otro lado de la balanza, están quienes cuestionan la moralidad de lucrar con la salud e incluso la vida de las personas, sobre todo en un ambiente de emergencia causado por una pandemia. En opinión de muchas personas, lo justo sería que el interés colectivo prevaleciera sobre los derechos particulares, incluso si ello exige que el Estado desconozca, anule o limite derechos de patente legítimamente constituidos[2].

A mi juicio, pocas veces resulta tan clara la tensión entre el interés particular y el interés público como en el caso de las patentes farmacéuticas.

Precisamente, para tratar de equilibrar los intereses en conflicto en situaciones particularmente graves, y expresamente con relación a los medicamentos, la legislación mexicana prevé las licencias de utilidad pública.

La Ley de la Propiedad Industrial denomina con la palabra “licencia” figuras jurídicas que tienen por objeto la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, pero que en realidad son esencialmente diferentes. Tenemos por un lado la licencia contractual, en donde el acto nace de un libre acuerdo de voluntades[3]. Por otro lado, están las licencias obligatorias y las licencias de utilidad pública. Las licencias obligatorias y de utilidad pública no son contratos, sino actos administrativos en donde el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sustituye la voluntad del titular de la patente y transmite a un tercero el derecho no exclusivo a usar y disfrutar temporalmente la invención patentada[4].

Lo que distingue a las licencias obligatorias de las licencias de utilidad pública es la causa de la licencia y el momento en que pueden pedirse. Las licencias obligatorias tienen su origen en una omisión y, luego, en una solicitud formulada por un tercero, que pide al IMPI el otorgamiento de una licencia para explotar una invención patentada por otra persona, a cambio de una regalía que el mismo IMPI fija. En efecto, las licencias obligatorias tienen como condición que el titular de la patente se hubiese abstenido, sin causa justificada, de explotar la invención reivindicada en México, una vez transcurridos cuatro años desde la presentación de la solicitud, o tres años desde su otorgamiento, lo que ocurra más tarde[5].

Las licencias de utilidad pública pueden otorgarse en cualquier tiempo, con independencia de que el titular hubiese explotado la invención patentada, y tienen su origen en tres situaciones: (i) emergencia nacional; (ii) amenaza a la seguridad nacional; y (iii) atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Adicionalmente, la licencia debe ser necesaria para evitar que se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos[6] para la población[7].

En el caso de las licencias de utilidad pública para la atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, aquélla debe ser solicitada por una empresa farmacéutica; el Consejo de Salubridad general emite una opinión (¿vinculante?), la Secretaría de Salud determina si el solicitante cumple con la capacidad técnica necesaria, y fija las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación, de la licencia. Al IMPI corresponde señalar el monto de la regalía que se debe pagar al titular de la patente y emitir la licencia de utilidad pública[8].

El pasado 23 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Este sería el primer paso para que el IMPI conceda una licencia de utilidad pública, pero no hay todavía medicamentos específicamente dirigidos a combatir el virus SARS CoV 2.

Por otro lado, en los últimos días se ha escrito mucho acerca del remdesivir como uno de los compuestos más prometedores para tratar el Covid-19. Lo anterior me motivó a investigar y especular un poco respecto a una licencia de utilidad pública que afectara el remdesivir.

Al día de hoy, no hay datos de que el remdesivir sea seguro y eficaz para tratar alguna enfermedad. Desarrollado originalmente como tratamiento para el virus causante del ébola (las pruebas clínicas no demostraron su utilidad contra esa enfermedad), el remdesivir está siendo ahora probado para combatir el virus SARS-CoV 2, pero no hay información concluyente sobre su eficacia aún.

Encontré dos fuentes diferentes[9] señalando que el remdesivir está protegido por la patente estadounidense número US 9724360 B2 (concedida el 8 de julio de 2017) y la patente europea número EP 3212174 B1 (emitida el 16 de mayo de 2018) a nombre de Gilead Sciences Inc. (Gilead Sciences).

En México, la solicitud de patente número MX/a/2017/005250 reclama las mismas prioridades (US 62/072,331 del 29 de octubre de 2014 y US 62/105,619 del 20 de enero de 2015) que las patentes norteamericana y europea antes señaladas. La solicitud mexicana de patente MX/a/2017/005250 pertenece a Gilead Sciences y se titula “MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL VIRUS DE FILOVIRIDAE”. Fue ingresada en México el 21 de abril de 2017, y es la fase nacional de la solicitud internacional de patente número PCT/US2015/057933, con fecha de presentación internacional 29 de octubre de 2015.

El procedimiento del expediente MX/a/2017/005250 se encuentra actualmente en etapa de examen de fondo. En el primer oficio de examen de fondo, emitido en enero de 2020, el IMPI pidió al solicitante ajustar las reivindicaciones de la solicitud mexicana a las concedidas en la patente EP 3,212,174, por coincidir los criterios de patentabilidad del IMPI con los de su contraparte europea. Si el interesado contesta el oficio y accede a lo que el IMPI requirió, es probable que la autoridad mexicana apruebe la solicitud antes de que concluya el año 2020, y que Gilead Sciences obtenga la patente en México sobre el remdesivir dentro del primer semestre de 2021, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2035.

El que el IMPI otorgue una patente sobre el remdesivir no implica la autorización para utilizarlo con fines terapéuticos. Con independencia de los derechos de patente, y en condiciones normales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) debe emitir un registro sanitario autorizando el uso del remdesivir para el tratamiento de Covid-19. La expedición de un registro sanitario requiere que el solicitante presente a COFEPRIS los datos clínicos que demuestren la seguridad y eficacia del medicamento. Hasta ahora, no existe ningún registro sanitario en México para el remdesivir, y es improbable que haya una solicitud en trámite, dado que aún no concluyen las investigaciones correspondientes, según una comunicación de Gilead Sciences fechada el 29 de abril de 2020.

Es muy importante recordar que los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos gozan de una protección especial, diferente de la que otorga la patente. A esta protección se le llama con frecuencia “exclusividad de datos”, y tiene dos aspectos: la preservación de la confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Gilead Sciences tiene derecho a reclamar un plazo mínimo de exclusividad de datos de cinco años[10] desde la fecha de emisión del registro sanitario.

Al día de hoy (4 de mayo de 2020) el remdesivir no está aún protegido por una patente, ni tampoco aprobado por COFEPRIS como ingrediente activo de un medicamento para tratar el Covid-19. Por su lado, el Covid-19 ya fue declarado como enfermedad grave de atención prioritaria. Si el IMPI concede la patente del remdesivir (hecho altamente probable en el futuro próximo) y si además, COFEPRIS emite el registro respectivo para tratar el Covid-19, entonces el remdesivir podría ser objeto de una licencia de utilidad pública, si la patente estorba, impide o encarece la producción del medicamento para la población (es difícil pensar cómo una patente no encarecería una medicina u otro artículo). En este supuesto, cualquier empresa farmacéutica podría solicitar al IMPI la licencia de utilidad pública para elaborar o importar la versión genérica del medicamento. Sin embargo, además de la licencia de utilidad pública, el licenciatario necesitaría el registro sanitario del producto genérico, y para obtenerlo no bastarían las pruebas de intercambiabilidad. Dada la exclusividad de datos, el licenciatario tendría que presentar a COFEPRIS sus propios estudios y datos de seguridad y eficacia, y producir éstos exige invertir recursos significativos. El asegurar mediante una licencia de utilidad pública el rápido suministro de remdesivir a la población a un bajo costo exigirá que la administración encuentre la forma de evitar las restricciones que la exclusividad de datos impone.

En este sentido, el «Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)» publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020 puede ayudar a gobierno federal. El decreto no autoriza ignorar la exclusividad de datos, pero el artículo Segundo, fracción III, permite que la Secretaría de Salud disponga la importación y adquisición en territorio nacional de medicamentos, e insumos para la salud en general para afrontar la emergencia sanitaria, “sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno”. Lo anterior implicaría la facultad de la Secretaría de Salud de exentar de registro sanitario al remdesivir y sus versiones genéricas. Esta amplísima facultad puede llegar al extremo de autorizar la elaboración y/o importación y suministro a la población que lo requiera, aún en ausencia de datos y estudios sobre su seguridad y eficacia, o intercambiaiblidad en el caso de un genérico. Sin duda, se trataría de una medida desesperada; confiemos en no llegar a una situación desesperada.

Hasta donde sé, el Estado mexicano nunca ha otorgado una licencia de utilidad pública; es imposible adelantar si tal medida podría ocurrir en el contexto de pandemia actual. No obstante, me parece que el reflexionar sobre las posibles implicaciones jurídicas (por no hablar de las económicas, ideológicas, comerciales y políticas) resulta un ejercicio oportuno sobre un tema que cobra relevancia en estos tiempos inciertos.

[1] Mi opinión es que las patentes son una forma de derecho real, similar al de propiedad; nunca un monopolio, aunque su fundamento constitucional se encuentre en el artículo 28 de la Ley Fundamental.

[2] Por ejemplo, la carta abierta de la organización Médicos Sin Fronteras sobre este tema: https://www.msf.mx/article/ni-patentes-ni-beneficios-en-medicamentos-test-o-vacunas-para-el-covid-19-en-medio-de-una

[3] Un estudio más exhaustivo sobre la licencia contractual puede consultarse en https://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/03/26/notas-sobre-licencia/.

[4] Ver artículos 70, 72 y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Ver artículos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] No todos los insumos para la salud son medicamentos. Un dispositivo de diagnóstico o un respirador artificial mejorados no son medicamentos, por lo que no serían objeto de una licencia de utilidad pública.

[7] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[9] Ver Jonathan G. Gitlin, Who owns remdesivir, how much can they make, and how much does it cost? Versión en línea: https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-how-much-does-it-cost/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020); y Anders Heebøll-Nielsen y Michael Bech Sommer, What patent protection does Gilead’s COVID-19 treatment Remdesivir have? Versión en línea: https://awapoint.com/what-patent-protection-does-gileads-covid-19-treatment-remdesivir-have/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020).

[10] El non-disclosure está previsto en los artículos 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 167 Bis último párrafo del Reglamento de Insumos para la Salud, 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1711, párrafo 5, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) todavía en vigor. Por su parte, el non-reliance en materia farmacoquímica se apoya en los artículos 39, párrafo 3 del ADPIC (sin señalar plazo), 1711 párrafo 6, del ALCAN (20.48 del T-MEC), que contempla un plazo mínimo de non-reliance de 5 años desde la fecha de expedición del registro sanitario, y el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan, que también prevé un plazo de protección de 5 años (desde la fecha de emisión del registro sanitario) para los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia.

La entrada El remdesivir y las licencias de utilidad pública en México se publicó primero en Reyes Fenig.

La Ley de la Propiedad Industrial actual dispone como regla que todos los signos perceptibles por los sentidos pueden constituir marca, en tanto sean distintivos de los productos o servicios a los cuales se aplican y, por lo tanto, se pueden registrar. Las excepciones a la regla están contenidas en dos grandes grupos: Por un lado, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contiene una larga enumeración de hipótesis más o menos específicas, relativas a signos que no deben ser registrados como marca, ya sea por carecer de distintividad, por cuestiones de orden público, por lesionar el sistema de libre competencia, por impactar negativamente los intereses de los consumidores o por afectar derechos concretos de terceros, ya sean personalísimos o patrimoniales.

El otro grupo de prohibiciones está contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera bastante general prohíbe el otorgamiento de patentes, registros y publicaciones a cualquier acto que sea contrario al orden público, la moral, las buenas costumbres o que viole cualquier disposición legal. Esta prohibición da apoyo a las autoridades administrativas para negar o anular el registro de marcas que, sin actualizar alguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son ilegales, como sería el caso de una marca figurativa que reproduce una obra protegida por el derecho de autor, sin autorización del titular de los derechos autorales respectivos.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial también faculta a las autoridades administrativas para calificar los signos distintivos propuestos a registro desde la espinosa perspectiva de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Digo espinoso porque, como el Cuarto Tribunal Colegiado destacó en la sentencia, la moral y las buenas costumbres tienen un contenido dinámico, que va cambiando con las circunstancias de tiempo, lugar e incluso grupo social. Por otro lado, el orden público tampoco cuenta con una definición clara en la Constitución y en las diferentes leyes que hacen mención de ellas, por lo que su afectación debe analizarse caso por caso. No obstante, nos explica el tribunal, puede afirmarse que el orden público está constituido por un mínimo de reglas que permiten la armonía social, y que encuentra su límite en las libertades individuales y los derechos humanos; pareciera que, a mayor protección del orden público, mayor será también la restricción a la libertad de las personas.

No es la primera vez que en este blog abordo el tema de las marcas con contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, pero me he enfocado a los casos en que particulares han tratado de registrar como marca el nombre o pseudónimo de delincuentes o grupos criminales (Ver Las marcas de «El Chapo», “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada y El valor en México de las marcas relacionadas con criminales).

El caso concreto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado y que dio origen al precedente que ahora comento, tuvo que ver con la solicitud de registro número 1,832,646 (ahora registro número 2,038,916) para la marca “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño.

Los solicitantes fueron los señores Daniel Andrew De Fossey, persona física de nacionalidad estadounidense y Roberto Luna Aceves, de nacionalidad mexicana. Los servicios a identificar con la marca son restaurantes, cafeterías y bares.

Como saben, “gringo” es una expresión muy usada en México y otros países latinoamericanos para referirse a una persona u objeto proveniente de la Unión Americana, aunque con frecuencia es utilizado también para hacer alusión a cualquier persona de piel blanca que hable inglés[2]. Dependiendo del contexto, “gringo” puede expresar una extrema familiaridad con algo o alguien norteamericano, pero también puede tener una connotación despectiva.

Algo similar ocurre con “pinche”; en mi experiencia, “pinche” es usado principalmente como un adjetivo algo vulgar de connotación negativa para referirse a algo o alguien de poco valor o despreciable; pero “pinche” es también el ayudante de cocina[3].

Durante el examen de la solicitud de marca número 1,832,646 “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objetó primero y luego negó en definitiva el registro de la marca, argumentando que se trata de un signo contrario a las buenas costumbres y el orden público. El IMPI sostuvo que la marca era una frase ofensiva para una persona nacida en los Estados Unidos al calificarla de ruin o despreciable.

La siguiente instancia fue la contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Especializada decidió, por mayoría, confirmar la validez de la decisión del IMPI.

Por último, los solicitantes demandaron el amparo en contra de la sentencia de la SEPI, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México). Los quejosos señalaron en los agravios que la marca “PINCHE GRINGO BBQ” hacía alusión a un ayudante de cocina de origen norteamericano, sin propósito de ofender; y que la Sala había actuado ilegalmente, al enfocarse únicamente en la connotación negativa de la marca a pesar de que ésta también tenía un significado perfectamente plausible que no insultaba a nadie y que era el pretendido por los solicitantes del registro marcario. Los quejosos también invocaron la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, por limitar el derecho humano a la libertad de ocupación.

El Cuarto Tribunal Colegiado dio la razón a los quejosos, sin entrar al análisis de la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial. De manera muy resumida, lo que el Colegiado explicó fue que el carácter ofensivo de una marca depende del contexto particular en que se use. No existe el derecho a insultar y una marca que claramente constituye una ofensa no debe ser registrada (incuso, usarla es ilícito). Sin embargo, al ser uno de los solicitantes del registro marcario de nacionalidad norteamericana y tratándose de un signo distintivo dirigido a diferenciar los servicios de un restaurante presumiblemente enfocado en la cocina estadounidense, era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño no buscaba insultar a los estadounidenses o personas angloparlantes, sino aludir al ayudante de cocina de origen norteamericano. Por lo tanto, la marca resultaba registrable.

Ante el escenario de una frase o denominación que puede entenderse tanto en un sentido insultante como en un sentido no ofensivo, la autoridad administrativa debe analizar, caso por caso, cuál debería ser el significado atribuible a la marca para efectos de juzgar si es inmoral, contraria a las buenas costumbres o al orden público, preservando desde luego las reglas mínimas de convivencia, sin afectar en exceso la libertad y la creatividad y sin perder de vista que las buenas costumbres y la moral varían con el tiempo y en cada lugar.

Afortunadamente, el Tribunal Colegiado aportó algunos lineamientos interesantes, que la tesis publicada no refleja pero pueden leerse en la ejecutoria.

El Tribunal explicó que, para inclinarse en favor o en contra de la registrabilidad como marca de un signo distintivo con connotaciones tanto ofensivas como no ofensivas, es lícito tomar en consideración el grupo o comunidad que podría verse afectado o insultado con la frase o palabra propuesta como marca. En el caso de grupos y comunidades que han sido históricamente sujetos de escarnio, burla o insulto por motivo de género, raza, orientación sexual o color de piel, el grado de protección a que tienen derecho debe ser mayor, y la tolerancia por parte de las autoridades a expresiones potencialmente ofensivas contra dichos grupos debe ser menor, en comparación con conjuntos de personas menos vulnerables o dominantes.

A diferencia de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes o los homosexuales, soy de la opinión que los norteamericanos residentes en México, no constituyen una comunidad particularmente discriminada u hostigada por parte de la sociedad. Lo anterior, sumado al hecho de que uno de los solicitantes era de nacionalidad norteamericana (un gringo) y que los servicios a identificar con la marca “PINCHE GRINGO BBQ” serían prestados por un restaurante presumiblemente identificado con la cocina estadounidense, permitió al tribunal afirmar expresamente que era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” no implicaba un insulto, sino solo una frase llamativa que involucraba a un ayudante de cocina originario de los Estados Unidos.

Por otro lado, aplicando ese mismo criterio, si la marca hubiese sido “PINCHE INDIO BBQ”, es probable que el resultado final hubiese sido adverso para los solicitantes del registro marcario, independientemente de que “PINCHE INDIO BBQ” pueda entenderse en un sentido no ofensivo.

Lo anterior nos muestra la importancia que debe darse al contexto cuando se analiza la posible inmoralidad o ilicitud de una marca. Algunas palabras y signos que eran abiertamente aceptables hace cincuenta años, ya no pueden emplearse sin causar reacciones desfavorables, al tiempo que algunas expresiones vulgares e inadmisibles en una conversación familiar a finales del siglo pasado son ahora expuestas sin pudor en los medios masivos y la publicidad. Mi posición es que el tribunal elaboró un valioso criterio acerca de la disponibilidad como marca de expresiones posiblemente ofensivas que resulta objetivo y flexible a la vez.

[1] “Marcas. Debe permitirse su registro aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público (inaplicabilidad del artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial)”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5205 (Versión electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2020128&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020128&Hit=1&IDs=2020128&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2019).

[2] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/?w=gringo

[3] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/pinche?m=form.

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México se adhirió al Protocolo de Madrid en el mes de noviembre de 2012, y entró en vigor en febrero del siguiente año.

Ciertamente el Protocolo de Madrid no es perfecto y los solicitantes deben enfrentar diferentes problemas con el examen simultáneo de la marca en diferentes países. No obstante, tengo la impresión que el Protocolo de Madrid ha probado ser una herramienta eficaz para los negocios y empresas globales.

Cada país tiene sus propias normas y contemplan distintas obligaciones y cargas para los titulares de registros nacionales e internacionales de marcas. En ocasiones, los propietarios de marcas se ven en la necesidad de presentar, cada cierto tiempo, documentos y declaraciones ante las Oficinas Nacionales de Marcas para la conservación de los derechos.

En el mes de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó significativas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial; las normas relativas a signos distintivos se vieron especialmente afectadas. Entre los cambios encontramos la reinstauración de la obligación de presentar, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada para la conservación de los derechos (Ver nuestra entrada sobre la nueva declaración de uso de marca).

Todos los registros de marca mexicanos, incluyendo los otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas a la ley (10 de agosto de 2018) serán impactados tarde o temprano por la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo del signo distintivo.

La carga de presentar la declaración de uso de marca ante el IMPI debe cumplirse en dos momentos:

1) Declaración de uso al tercer año de expedición del registro.

Esta carga solo afecta a las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018. El plazo para presentar la declaración de uso inicia en la fecha del tercer aniversario de la emisión del registro y termina a los tres meses.

Es necesario presentar una declaración de uso por registro. En el caso de Registros Internacionales protegidos en México, el titular debe depositar una declaración de uso de marca por Clase, a través de un apoderado designado conforme la ley mexicana. Si el IMPI decretó la protección del registro internacional sin la intervención de un apoderado en México, entonces es necesario designar uno y proveerle de un poder escrito y firmado en original. También será necesario pagar la tasa gubernamental (alrededor de US$85.00) por la presentación de una declaración de uso.

El IMPI no emitirá requerimientos ni recordatorios y el plazo es improrrogable. La omisión en la presentación de la declaración de uso de marcas provocará la caducidad de pleno derecho del registro marcario, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad.

Adicionalmente, la esfera de protección brindada por el registro de marca se restringirá a los productos o servicios enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si bien el fundamento para tal restricción es inexistente para el caso de registros de marca nacionales (lo que podría viciar la legalidad de cualquier determinación del IMPI sobre limitar la cobertura de las marcas registradas a los productos/servicios contenidos en la declaración), el artículo 34 de los Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid, reformado el 6 de septiembre de 2018, expresamente dispone tal restricción para los Registros Internacionales[1].

2) Declaración de uso al renovar.

Como regla, los titulares de todos los registros marcarios con efectos en México, deben presentar, con posterioridad a cada renovación, una declaración de uso real y efectivo de la marca a renovar.

Excepcionalmente, la citada carga no existe para el caso de renovaciones presentadas antes del 10 de agosto de 2018.

En el caso de las marcas registradas nacionales, la declaración de uso real y efectivo de la marca es presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. Omitir la declaración de uso al momento de renovar exigiría un descuido o desconocimiento importantes en la preparación de la renovación que, en la práctica, me parece sumamente improbable.

En el caso de los registros internacionales de marca protegidos en México conforme al Protocolo de Madrid, la situación es diferente. Como la declaración de uso real y efectivo de la marca no puede presentarse al solicitar la renovación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha declaración deberá ser depositada directamente ante el IMPI, en un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha en que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional de marca.

Una declaración de uso deberá ser presentada por cada clase comprendida en el registro internacional protegido en México, en la ventanilla del IMPI, por un apoderado designado por el titular del registro marcario, y cubrir la tasa por presentación de cada declaración de uso (alrededor de US$85.00), con independencia de lo pagado a OMPI por la renovación del registro internacional de marca.

Por lo tanto, los titulares de los registros internacionales de marca deben estar conscientes que la presentación de la renovación de marca con OMPI es insuficiente para conservar los derechos de marca en México. Hipotéticamente, si la renovación ante OMPI de un registro internacional designando a México hubiese sido efectuada el 10 de agosto de 2018, entonces la declaración de uso real y efectivo de marca tendría que haberse ingresado al IMPI entro de los tres meses siguientes a que OMPI hubiese notificado al IMPI la renovación del registro internacional.

El actual artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid dispone expresamente que el IMPI se abstendrá de emitir recordatorios o requerimientos al solicitante de la renovación acerca de la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. No existen prórrogas para presentar la declaración de uso, y la protección del registro internacional de marca se limitarán a los expresamente enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid señala que, si la protección en México del registro internacional tiene menos de tres años de antigüedad, entonces no existe la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI con posterioridad a la renovación del registro internacional. Esta disposición prevé una excepción no contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial. Habría que preguntarse, otra vez, si es válido que un acuerdo administrativo introduzca una excepción a la regla que la legislación establece. Si estamos ante una deficiencia técnica en la norma administrativa, la validez de la excepción del artículo 35 de los Lineamientos administrativos podría verse afectada. Mi recomendación es no correr riesgos y presentar al IMPI la declaración de uso posterior a la renovación del registro internacional, con independencia de la antigüedad de la concesión de la protección en México.

Un ejemplo podrá facilitar la compresión de este tema. Supongamos un registro internacional presentado el 2 de octubre de 2008; que México hubiese sido designado con fecha 1° de abril de 2013, y que IMPI hubiese concedido la protección el 3 de agosto de 2015. Asumamos que la renovación del registro internacional fue oportunamente presentada el 2 de octubre de 2018 y que OMPI notificó la renovación al IMPI el 27 de noviembre de 2018. Tenemos, entonces, que el titular del hipotético registro internacional debió presentar al IMPI la declaración de uso efectivo de marca entre el 28 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Si la declaración de uso real y efectivo de marca no fue presentada para el 28 de febrero de 2019, la consecuencia sería que los efectos del registro internacional en México estarían extintos en nuestro país a partir del 1° de marzo de 2019.

Como yo lo veo, el escenario para los titulares de registros de marca se ha complicado, en especial en el caso de los Registros Internacionales. Es probable que, al día de hoy, ya existan algunos registros internacionales de marca caducos de pleno derecho por haber omitido presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si los plazos previstos en la ley para presentar las declaraciones de uso de marca no son extendidos, facilitando con ello el cumplimiento esa carga para todos los titulares de registros marcarios, me temo que veremos un número importante de registros de marca -nacionales e internacionales- inadvertidamente caducos de pleno derecho en los próximos diez años.

[1] Sería cuestionable la legalidad de una resolución del IMPI limitando la cobertura de los registros internacionales, fundada en un acuerdo administrativo, cuando la Ley de la Propiedad Industrial omite prever tal limitación.

La entrada Usuarios del Sistema de Madrid: tengan cuidado, renovar el registro internacional no es suficiente. se publicó primero en Reyes Fenig.

En general, las reformas a la Ley son percibidas como positivas. Sin embargo, un cambio que ha sido criticado es el referente a las declaraciones de uso de marca que los titulares de registros marcarios deben ahora presentar al tercer año de emisión del registro.

Como antecedente, la Ley de Invenciones y Marcas[1] de 1976 contemplaba la carga de demostrar ante la autoridad administrativa el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. El incumplimiento acarreaba la extinción del registro marcario[2]. En aquel entonces, la justificación de la exigencia de la comprobación del uso de la marca impedir que permanecieran registradas marcas “de reserva” que impedían el registro de otras”[3].

La carga de comprobar periódicamente el uso de marcas desapareció con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial[4] de 1991. La derogación de la obligación de comprobar el uso de la marca fue bien recibida; la doctrina resaltó entonces la simplificación fundamental en cuanto al uso de la marca y la superación de “la confusión generada bajo el esquema anterior en que el uso debía ser probado primeramente dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro delos cinco años siguientes a la ‘fecha legal’.”[5].

Ahora, casi 27 años después de extinta, renació la carga para los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca registrada una vez alcanzado el tercer aniversario de la concesión del registro, y posteriormente con cada renovación. La sanción por omitir presentar la declaración de uso es grave: la caducidad de pleno derecho del registro marcario. El plazo concedido para la presentación de la declaración de uso es breve, sólo tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan tres años del otorgamiento del registro de marca[6].

(Actualización 14 de marzo de 2019) Cuando la declaración de uso real y efectivo de marca se haga con motivo de la renovación, dicha declaración deberá ser presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. En el caso de los registros internacionales de marca conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, la declaración deberá presentarse en la ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por un apoderado del titular del registro internacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México ya haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.

(Actualización 14 de marzo de 2019) También es necesario tener cuidado con el texto de la declaración de uso. La cobertura del registro de marca objeto de la declaración de uso quedará limitada a los productos y servicios asentados en la declaración.

(Actualización 11 de agosto de 2021) La carga de presentar la declaración de uso es ya efectiva a partir del 10 de agosto de 2021, como explico aquí.

Los motivos para el regreso de la carga de declarar el uso de la marca para mantener su vigencia no son claros. Aparentemente, existe otra vez la imperiosa necesidad de eliminar las marcas registradas “de reserva” que impiden el registro de nuevas marcas iguales o semejantes en grado de confusión, además de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Oficina Mexicana de Marcas) recibirá un pago por cada declaración de uso que reciba.

Los profesionales estamos de acuerdo en cuanto a que los titulares de todos los registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de solicitud, tienen la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca una vez cumplidos tres años desde el otorgamiento de la inscripción, como lo dispone el actual artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, existe una creciente alarma por cómo afectará la renacida carga de declarar el uso real y efectivo de la marca a los registros de marca existentes antes de la entrada en vigor de la disposición reformada; es decir, hay preocupación acerca de la posible aplicación retroactiva de los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada, de tal suerte que imponga a todos los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018 y que cumplen el tercer aniversario de su concesión el 10 de agosto o después (registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2015), la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada en nuestro país, bajo pena de quedar caducas de pleno derecho en caso de omisión.

Yo opino que no hay motivo de inquietud, más allá de la reinstauración de la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.

La revisión del texto del decreto que reformó la Ley de la Propiedad Industrial, en especial las disposiciones transitorias, publicadas el 18 de mayo de 2018, muestra que no hay base para sostener la aplicación retroactiva de las nuevas cargas contenidas en las normas modificadas.

En nuestro sistema rige el principio de irretroactividad de la aplicación de la Ley, contemplada en el artículo 14 Constitucional. “Las leyes se dictan para regir en el futuro (ex nunc), no en el pasado (ex tunc)”[7].

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Fundamental introduce un matiz: la aplicación retroactiva de la ley es violatoria de derechos fundamentales si se hace en perjuicio de alguien, lo cual nos lleva a la teoría de los derechos adquiridos.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura acerca de la aplicación retroactiva de la ley y la doctrina de los derechos adquiridos[8], hace ya muchos años, el Alto Tribunal aclaró que una nueva norma no debe aplicarse a situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la nueva ley, como regla.

Excepcionalmente, una norma puede aplicarse retroactivamente en dos situaciones:

La primera, si el legislador expresamente previó la aplicación retroactiva de la nueva norma[9]. Si dicha aplicación retroactiva, avalada expresamente por el texto legal, redunda en la lesión o privación de un bien, facultad o provecho ya integrados al patrimonio de una persona con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, entonces se tratará de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del gobernado y podría ser declarada inconstitucional.

En el caso de los artículos 128 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial reformados, no hay lugar a suponer su aplicación retroactiva ni una posible violación de derechos fundamentales, porque no hay disposición transitoria que contemple la retroactividad de las normas enmendadas. No se trata de un tema de interpretación, sino de técnica jurídica.

El segundo caso de aplicación retroactiva lícita, sería el de las normas que mejoran la condición civil de las personas o que mejoran la condición de aquellas personas sujetas a procesos punitivos, ya sean penales, fiscales o administrativos; en estos casos, no se necesitaría una disposición expresa del legislador para aplicar retroactivamente la nueva norma en beneficio del gobernado.

La reintroducción para los titulares de registros marcarios de la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca registrada, a cambio de nada, no constituye una mejora en su condición, por lo que no sería admisible la aplicación retroactiva automática de los nuevos artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial contiene un artículo Segundo Transitorio que señala que “las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación”[10]. Esta disposición transitoria afectó, a mi juicio, a los derechos derivados de la aplicación de normas de tipo adjetivo. De no haberse estipulado la irretroactividad de las nuevas normas procesales, el procedimiento de solicitud de registro habría continuado, a partir del 10 de agosto de 2018, conforme las nuevas disposiciones adjetivas de la ley reformada.

En resumen, la exigencia de que los titulares de registros de marca presenten, luego del tercer año de la concesión del registro, una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener la vigencia del derecho prevista en los actuales artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicable retroactivamente a las marcas y avisos comerciales registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.

Por otro lado, gracias al artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, los procedimiento de solicitud de registro de marca iniciados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, deben continuar tramitándose conforme las normas adjetivas vigentes hasta esa fecha.

(Actualización 14 de marzo de 2019). En cambio, es necesario presentar una declaración de uso real y efectivo de marca con cada renovación solicitada a partir del 10 de agosto de 2018, sin importar la fecha de solicitud o concesión del registro correspondiente, ya sea simultáneamente con la solicitud de renovación (marcas nacionales) o dentro de los tres meses siguientes  a que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional conforme el Arreglo de Madrid. 

El que actualmente haya colegas especialistas que aconsejan a sus clientes presentar las declaraciones de uso de marcas registradas que fueron otorgadas antes del 10 de agosto de 2018 con base en lo dispuesto por los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industria reformada, tiene su origen -creo yo- en una comprensión deficiente de la figura de la aplicación retroactiva de las normas de la distinción que debe hacerse entre derechos sustantivos y derechos adjetivos afectados por reformas a la ley.

[1] “Ley de Invenciones y Marcas” en Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 1976.

[2] Artículo 177 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[3] César Sepúlveda, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2a ed., México, Porrúa, 1981, p. 142.

[4] “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.

[5] R. Villareal, citado por Carlos Müggenburg R.V. y John B. McKnight, “Régimen de la propiedad intelectual en México” en Revista de Investigaciones Jurídicas, Número 17, México, Escuela Libre de Derecho, 1993, p. 389.

[6] Artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial en “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

[7] Juventino V. Castro, Garantías y Amparo, 7a ed., México, Porrúa, 1991, p. 244.

[8] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EXISTE” en  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 879; “RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA,” en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2108.

[9] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 726; “RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2435; “RETROACTIVIDAD. CUANDO ES JURIDICA LA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXII, página 304.

[10] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

La entrada Las nuevas declaraciones de uso de marca. se publicó primero en Reyes Fenig.

El tema sobre el reclamo de daños y perjuicios derivado de violaciones a la propiedad industrial e intelectual en general es relevante, no sólo por el tema en sí, sino por la precuantificación de la indemnización que tiene derecho a recibir el afectado que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios” infractores. Lo anterior provoca que la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios, o ser demandado, por montos potencialmente muy elevados, sea un tema atractivo y preocupante para la partes involucradas.

Hasta antes de la publicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, hubo un apasionado debate entre los que defendíamos la autonomía de la acción civil para reclamar el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por violaciones a derechos de propiedad industrial (incluso llegué a publicar mi opinión al respecto[3]), y los que sostenían la subordinación de la acción civil a la previa declaración administrativa de infracción. Esta última posición fue la que, a la postre, prevaleció en la Suprema Corte.

En la ejecutoria de 2004, el Alto Tribunal también afirmó que, si bien el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el afectado por la infracción podía reclamar una indemnización mínima equivalente al 40% del precio de venta de cada producto o servicio vendidos en violación a un derecho de propiedad industrial, era necesario que el demandante demostrase que había sufrido un daño y/o perjuicio reales y que dichos daños y perjuicios habían sido causados directamente por la conducta infractora previamente sancionada por el IMPI.

Como mencioné en la entrada pasada, el precedente PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 221 BIS DE LA LEY RESPECTIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” publicado en el Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2017, tuvo su origen en un juicio de amparo directo en materia civil, relacionado con una demanda de pago de daños y perjuicios relacionada con una infracción a la Ley de la Propiedad industrial que involucró competencia desleal sin lesión a un registro o patente.

El número de expediente del juicio de amparo directo fue D.C. 478/2013, tramitado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En realidad, hubo dos juicios de amparo, siendo el 478/2013 el segundo y último (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013). Afortunadamente, la sentencia contiene una relación muy concisa del juicio civil, la apelación y el primer juicio de amparo, que en conjunto resultan muy ilustrativos. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 153/2013 puede ser descargada aquí. La versión pública de la sentencia del juicio D.C. 478/2013 puede ser descargada aquí.

 RESUMEN DEL CASO

En el año 2001, la EMPRESA X encargó a la EMPRESA Y la maquila de un medicamento con el ingrediente activo nifedipino, el cual fue comercializado por la EMPRESA X como medicamento genérico intercambiable y en el mercado privado con la marca “CORDILAT”. Por razones que la sentencia no explica, la EMPRESA X dejó de maquilar el medicamento en 2003.

Posteriormente, la EMPRESA Y descubrió que la EMPRESA X continuó comercializando nifedipino, tanto genérico intercambiable como con marca, en empaques que atribuían su fabricación a la EMPRESA Y.

El 14 de septiembre de 2007, la EMPRESA Y solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la declaración administrativa de infracción en contra de la EMPRESA X, invocando la actualización de los supuestos de infracción del artículo 213, fracciones I y IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la Propiedad Industrial[4].

El 30 de septiembre de 2009, el IMPI declaró en contra de la EMPRESA X las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial (negando la infracción por lo que hizo a las causales de los incisos b) y c) de la citada fracción IX) e impuso a la EMPRESA X una multa por el equivalente a cinco mil días de salario mínimo. Luego que la EMPRESA X agotó los medios de defensa disponibles, la resolución del IMPI quedó firme.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2012, la EMPRESA Y demandó a la EMPRESA X, en la vía ordinaria civil, el pago de las siguientes prestaciones:

A.- El pago de los daños y perjuicios causados a mi representada que ascienden al CUARENTA POR CIENTO del precio de venta al público de cada producto NIFEDIPINO enajenado, que la demandada comercializó bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221-Bis de la Ley de Propiedad Industrial, misma cantidad que será cuantificada en ejecución de sentencia.

 B.- El pago de una indemnización por el daño moral causado a mi representada, por haber realizado en su perjuicio, actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria y comercio que implican competencia desleal, respecto de los productos que comercializa bajo la marca “CORDILAT” en el sector privado y el producto NIFEDIPINO genérico intercambiable (Gl) que vendió al Sector Público, durante el período del primero de junio de 2003 a la fecha, violando los derechos que me confiere la Ley de Propiedad Industrial, cuyo monto deberá determinar su Señoría, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la demandada y de mi representada, así como las demás circunstancias de este caso.

 C.- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.

La demanda fue turnada al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en el Distrito Federal.

Al principio, tanto el Juez de primera instancia como la Sala que conoció de la apelación fallaron en contra de la EMPRESA Y, y absolvieron a la EMPRESA X del pago de las prestaciones reclamadas. En resumen, el Juez y la Sala absolvieron al demandado porque la EMPRESA Y no demostró haber sufrido un daño y/o perjuicio reales, siendo además necesario que estos fueran consecuencia directa del ilícito que el IMPI sancionó en la instancia administrativa. Esta posición fue congruente con el texto de la ejecutoria de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004.

La EMPRESA Y demandó el amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala, demanda que fue turnada al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este primer amparo directo fue resuelto en sesión del 8 de mayo de 2013, y precedió al juicio D.C. 478/2013 que dio origen al precedente de la Corte publicado en diciembre de 2017. Lamentablemente, la versión pública de la sentencia de amparo D.C. 478/2013 no precisa el número de expediente de este primer juicio de amparo (Actualización 27 de febrero de 2019: El número de expediente del primer amparo fue D.C. 153/2013).

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito resolvió en favor de la EMPRESA Y como quejoso, lo que a la larga resultó en una sentencia de fondo favorable para la EMPRESA Y en su reclamo del pago de la indemnización que contempla el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

RESUMEN DE LA SENTENCIA DE AMPARO

La primera sentencia de amparo contiene tres puntos que me parecieron sumamente significativos.

A. Alcance de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 (y en general de cualquier jurisprudencia por contradicción de tesis).

La jurisprudencia 1a./J. 13/2004 fue resultado de una contradicción de tesis; es decir, de la existencia de sentencias que sostienen criterios contradictorios entre sí, emitidas por tribunales colegiados de circuito[5].

El Octavo Tribunal Colegiado explicó que, al ser la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 consecuencia de una contradicción de tesis, sólo es obligatoria la consideración relacionada directamente con el tema debatido entre los criterios contradictorios, en ese caso, la necesidad de contar con una resolución de infracción definitiva firme por parte del IMPI, como requisito de procedencia de la acción de pago de daños y perjuicios por violaciones a derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Según el tribunal colegiado, las consideraciones de fondo de la acción expuestas por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 13/2004, concretamente, que el demandante debe probar haber sufrido un daño y/o perjuicio reales y que es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta sancionada como infractora y el daño o perjuicio reclamados, no son obligatorias por no haber sido la materia de la contradicción, por lo que deben ser tomadas como orientaciones que el juzgador puede o no seguir.

Lamentablemente, la transcripción de la primera sentencia no permite saber si el tribunal El texto de la primera sentencia (expediente D.C. 153/2013) muestra que el tribunal se abstuvo de apoyar en alguna norma, jurisprudencia, precedente aislado o doctrina la distinción entre el criterio obligatorio y las meras orientaciones presentes en las jurisprudencias por contradicción de tesis. A mi me hubiese ilustrado mucho un poco de elaboración sobre este tema por parte de los magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que resolvieron el juicio de amparo.

B. Derechos que dan lugar al reclamo de daños y perjuicios. La transcripción, dentro de la sentencia del amparo D.C. 478/2013, del texto de la primera sentencia protectora, muestra que el tribunal estaba poco familiarizado con la diversas figuras jurídicas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, y que los magistrados tuvieron algunos problemas para diferenciar entre denominación social, nombre comercial y marca registrada.

No obstante, parafraseando el texto del fallo, la posición del tribunal colegiado fue que declaración administrativa de infracción por parte del IMPI, ya sea que se refiera a la lesión de cualquiera de los derechos de exclusividad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (patentes o registros), o de otro tipo de figuras jurídicas tuteladas por las normas represoras de la competencia desleal de la Ley de la Propiedad Industrial (como la clientela o el crédito mercantil), da al titular afectado derecho a reclamar una indemnización en términos del artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sería interesante reflexionar sobre el derecho a reclamar una indemnización por declaraciones de infracción administrativa en donde el bien jurídico tutelado no es un derecho de exclusividad, el crédito mercantil, la clientela o el público consumidor, sino el sistema de competencia en general, como ocurre, en mi opinión, con el uso indebido del símbolo ®, la abreviatura M.R. o la leyenda Marca Registrada cuando se trata de marcas que no han sido registradas aún, conducta sancionable conforme la fracción III del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial[6].

C. Presunción de daños y perjuicios. El tribunal colegiado aseveró que, existiendo una declaración de infracción administrativa firme por parte del IMPI, se presume la existencia de los daños y perjuicios del demandante. El actor no tiene que demostrar haber sufrido un daño o perjuicio ni la relación de causalidad con la conducta infractora, para poder recibir el pago de la indemnización que prevé el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial:

… basta a criterio de este tribunal, que la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine que existió una infracción a la patente o marca, para que se presuma el daño y perjuicio causado en términos del artículo 221 bis de la ley respectiva, por lo que sólo basta señalar en su caso las características del daño causado con la actividad que reclamó en el procedimiento administrativo y el juez, en su caso, debe analizar si ese daño es causado de manera directa con la infracción cometida y ponderar precisamente para efectos de determinar la sanción, aplicando por supuesto el artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial…

 …si existe una declaratoria sobre una infracción a las normas de propiedad industrial, la propia ley presume el daño y perjuicio ocasionado, por lo que sí es una consecuencia directa de la infracción cometida y sancionada.

Como el lector podrá percatarse, la discusión sobre la procedencia de la indemnización que dispone el artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y los hechos que deben probarse para obtener un fallo favorable, está lejos de concluir, contrario a lo que algunos pensábamos. Sentencias y posiciones como la asumida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si son reiteradas por otros tribunales, pueden alentar que más titulares afectados por violaciones a sus derechos de propiedad industrial y por la competencia desleal, reclamen judicialmente el pago de las indemnizaciones a las que tienen legítimo derecho, elevando así el nivel de protección que la propiedad intelectual goza en nuestro país.

[1] “Art. 221 Bis.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley”.

[2] “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Mayo de 2004, página 365.

[3] Reyes Lomelín, Arturo David. La Protección de la marca registrada mediante acciones civiles. México, Porrúa, 2003.

[4] «Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

…

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias especificaciones de un tercero;»

[5] Ver “MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1323; “PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797; y “ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL)” en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1680.

[6] «Art. 213- Son infracciones administrativas:

…

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;»

La entrada Daños y Perjuicios en Propiedad Industrial. No todo está dicho. se publicó primero en Reyes Fenig.