Los cambios son numerosos y abordé algunos de ellos en una entrada anterior. Como la ley es nueva, no tenemos todavía experiencias suficientes como para darnos una idea clara de cómo van a operar algunas de las modificaciones introducidas a la legislación, tanto sustantivas como procesales. Con el tiempo, la incertidumbre se irá borrando, pero vale la pena estar pendientes de algunos temas concretos que deberán surgir en el corto y mediano plazos.

1. El Reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Hasta el día de hoy, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial carece de reglamentación, por lo que el Reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial seguirá aplicándose mientras el Ejecutivo Federal expide uno nuevo[2].

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial delegó en la norma reglamentaria algunos temas sumamente importantes, entre los que destaco:

            1.A. Los requisitos para que el inventor o causahabiente puedan gozar el beneficio del plazo de gracia para solicitar invenciones divulgadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente[3], en particular el momento oportuno para informar al IMPI sobre dicha divulgación (la Ley de la Propiedad Industrial exigía que se hiciera al momento de ingresar la solicitud de patente; la nueva ley dice nada).

            1.B. Los requisitos para solicitar el Certificado Complementario para obtener el ajuste en el plazo de una patente hasta por un máximo de cinco años por retrasos irrazonables en la expedición de la patente.

            1.C. La posibilidad de introducir un sistema multiclase para las solicitudes de registro de marca. Actualmente, las solicitudes de registro de marca sólo deben abarcar productos o servicios de la misma Clase, conforme el Clasificador previsto en el Arreglo de Niza[4]. El nuevo reglamento deberá establecer si el sistema se mantiene o si será admisible que una misma solicitud enumere productos o servicios de más de una Clase.

            1.D. El contenido y forma de los documentos donde se exprese el “consentimiento” para el registro de una marca, cuando haya otra idéntica o semejante en grado de confusión, previamente solicitada o registrada por un tercero, para distinguir los mismos o similares productos o servicios, identificada como impedimento para la aprobación de aquél[5].

            1.E. Las condiciones que deben satisfacerse para la licitud de las importaciones paralelas protegidas por marcas registradas[6].

            1.F. La manera de demostrar que un signo, originalmente genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad[7] y, por lo tanto, resulta apropiable mediante su registro con el IMPI.

2. Extensión de materia patentable.

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial permite, bajo ciertas condiciones, patentar materia que antes no podía protegerse de ninguna forma. Por ejemplo, ahora es factible reivindicar programas de cómputo en la solicitud de patente, en tanto el programa de cómputo no se reclame como tal o en sí mismo[8]. Será interesante observar cómo interpreta y aplica el IMPI esta disposición.

3. Solicitudes divisionales de solicitudes divisionales.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial reglamenta el momento oportuno para presentar solicitudes de patente divisionales voluntarias (previamente a que la solicitud sea negada, desechada, abandonada, o antes de que transcurran dos meses desde la notificación del otorgamiento de la patente)[9], y prohíbe las divisionales de solicitudes divisionales de patente, excepto cuando el IMPI lo considera procedente o cuando el IMPI lo requiera así. La ley da al IMPI una facultad discrecional tan amplia, que corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. Tal vez el futuro reglamento contenga lineamientos a los que deba ajustarse esta atribución del IMPI.

4. Certificados Complementarios.

 La regla sigue siendo que las patentes tienen una vigencia improrrogable de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud[10]. Los nuevos certificados de vigencia no prorrogan la vigencia de la patente, sino la “ajustan” hasta por un máximo de cinco años.

El certificado complementario es una figura jurídica diferente y accesoria a la patente, con existencia propia y una vigencia máxima de cinco años.

El IMPI tiene competencia para expedir certificados complementarios, sólo en el caso que la expedición de la patente se haya tomado más de cinco años desde la fecha de la solicitud en México, por causas irrazonables[11]. Sin embargo, el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá[12] prevé el ajuste del plazo de la patente “para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización” de un producto farmacéutico.

Las reducciones al plazo efectivo de los derechos de exclusividad causados por la demora en la expedición de la autorización del ente regulador, como serían los registros sanitarios para comercializar un producto farmacéutico, no tienen que ver con la demora injustificada de la expedición de una patente, ni el IMPI tiene competencia para efectuar la compensación a que se refiere el artículo 20.46, inciso 1), del Tratado México Estados Unidos Canadá. Lo anterior da lugar a especular sobre la intención de que otras legislaciones permitan a órganos diferentes al IMPI (como la Secretaría de Salud o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) expedir certificados complementarios respecto de patentes que amparan ingredientes activos de medicamentos, para compensar por retrasos irrazonables en la expedición de los registros sanitarios.

5. Los elementos y leyendas no reservables de las marcas.

Una práctica frecuente en México ha sido la omisión, por parte de los solicitantes de registros de marcas, de excluir de reserva las palabras descriptivas o genéricas integradas a las marcas propuestas a registro (por ejemplo, en “REYES ABOGADOS” para servicios jurídicos, la palabra “ABOGADOS” es genérica y debería excluirse de reserva). Está por ver cuál es el rigor con el que la autoridad exigirá que los solicitantes de registros de signos distintivos excluyan expresamente de reserva los elementos no reservables reproducidos en las marcas[13].

6. El examen de las solicitudes de registro de marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ordena que el resultado del examen de fondo y forma de las solicitudes de registro de signos distintivos se comunique al solicitante en un solo acto, cuando haya algún requerimiento o impedimento[14]. Habrá que observar cómo el Instituto cumple con esta carga impuesta por la ley, y la interpretación que hará de la norma, en cuanto a si sería lícito emitir más de un oficio relacionado con el examen de la solicitud de registro, si la contestación del solicitante da lugar a un nuevo requerimiento, o si dejar ver un impedimento u obstáculo no aparente en un inicio.

7. La notificación de las oposiciones para solicitante a través del Protocolo de Madrid.

La presentación de la oposición contra una solicitud de registro de marca tiene ahora consecuencias muy serias, tanto para el oponente como para el solicitante del registro. La oposición debe ser notificada por el Instituto al solicitante del registro para que manifieste lo que a su interés convenga en un plazo de dos meses improrrogables. Si la oposición no es contestada, la solicitud de registro de marca se considerará abandonada[15].

Hasta hoy, el IMPI notifica las oposiciones mediante publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin importar si la solicitud de registro objeto de la oposición fue presentada directamente ante el IMPI o a través del Protocolo al Arreglo de Madrid. Lo anterior provoca que los usuarios del sistema de Madrid, con frecuencia, no se enteren de la existencia de la oposición, y no la contesten.

Bajo la Ley de la Propiedad Industrial hoy derogada, la falta de contestación a la oposición no traía consecuencias graves. Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la falta de contestación a la oposición provocará el abandono de la solicitud. Será interesante observar si el IMPI continuará notificando las oposiciones a los usuarios del sistema de Madrid mediante la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o si acordará una notificación personal a través de OMPI, con la finalidad de preservar el derecho de audiencia de esos usuarios, y como justificará jurídicamente una u otra medida.

8. Las declaraciones de uso asociadas a renovaciones de marcas protegidas mediante el Protocolo de Madrid.

Las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018 trajeron de vuelta, en versión light, la declaración de uso de marca derogada en 1991[16]; la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial la conservó[17].

La declaración de uso real y efectivo de marca debe presentarse luego del tercer aniversario de la emisión del registro marcario y, después, con cada renovación. En el caso que el interesado omita efectuar la declaración de uso al momento de solicitar la renovación (situación que ocurrirá en el caso de las marcas protegidas a través de sistema de Madrid), el IMPI deberá requerir su presentación en un plazo improrrogable de dos meses; si la declaración de uso no es presentada, el registro caducará por ministerio de ley.

Será importante vigilar cómo el IMPI notificará este requerimiento a los titulares de marcas protegidas de acuerdo con el Protocolo al Arreglo de Madrid. Si el IMPI notifica a través de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, hay una alta probabilidad de que el interesado no se entere del requerimiento y la protección caduque irremediablemente.

[1] Diario Oficial de la Federación, 1° de julio de 2020.

[2] Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[3] Artículo 52 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[4] Artículo 57, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, todavía en vigor.

[5] Artículo 173, fracciones XVIII y XIX y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[6] Artículo 175, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[7] Artículo 173, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[8] Artículo 47, fracción V y último párrafo, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[9] Artículo 102 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

[10] Artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[11] Artículos 126 y 127 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[12] Diario Oficial de la Federación, 29 de junio de 2020.

[13] Artículos 214, fracción V, y 216, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[14] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[15] Artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

[16] Artículos 128 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial, modificada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018.

[17] Artículos 233 y 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

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Los cambios introducidos a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal han sido recibidos con desconfianza por diversos grupos identificados con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Las críticas se han enfocado, por un lado, en la adopción de la figura de la “notificación y retirada”; y por el otro, en la sanción penal hacia los que eludan o contribuyan a que otros eludan o evadan sin autorización medidas tecnológicas de protección de obras y derechos conexos (interpretaciones, fonogramas). Existe el temor de que las nuevas disposiciones sirvan de base para el ejercicio de la censura o para obstaculizar actividades legítimas relacionadas con dispositivos móviles, computadoras y aparatos decodificadores que incorporan candados digitales. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra las citadas reformas el 3 de agosto de 2020.

Este artículo se enfocará en el mecanismo de “notificación y retirada”.

La “notificación y retirada” es un procedimiento, substanciado en el ámbito privado, por virtud del cual una persona que se ostenta como titular de un derecho de autor o un derecho conexo, y que denomino reclamante, envía a un proveedor de servicios en línea (como una plataforma, un buscador o un sitio de internet) un “aviso” o reclamación, indicando que determinado contenido cargado por un usuario de dicho proveedor (obras, datos, información, materiales, contenidos), lesiona los derechos de autor o derechos conexos del reclamante. El objeto del aviso es que dicho contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado. El procedimiento de “notificación y retirada” está regulado en el artículo 114 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, reformada por publicación en el Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 2020.

Por ejemplo, si el autor de un cortometraje encuentra que su obra ha sido cargada sin autorización a una plataforma dedicada a compartir vídeos, en vez de trata de identificar y ubicar al usuario responsable de la carga ilegal para demandar el retiro de la obra o ejercer una acción en contra de la plataforma por la difusión ilícita del cortometraje, puede enviar un sencillo aviso o reclamación a la plataforma para que ésta se encargue unilateralmente de retirar o remover el contenido infractor y notificar al usuario sobre el reclamo y la consecuencia. No suena mal.

Conforme el nuevo texto legal, una vez recibido el aviso o reclamación por parte del supuesto titular de los derechos patrimoniales de autor o reclamante, el proveedor debe remover o inhabilitar el contenido que dio motivo a la reclamación y notificar al usuario que cargó dicho contenido. Digo “supuesto” porque la Ley Federal del Derecho de Autor exige al reclamante identificar en el aviso el contenido de la infracción, manifestar su interés o derecho respecto de los derechos de autor y proporcionar la ubicación electrónica relacionada con el ilícito; pero no se requiere la prueba de la existencia de la obra y la titularidad de los derechos de autor o derechos conexos.

El usuario afectado por la remoción o inhabilitación del contenido puede pedir la restauración del contenido mediante el envío de un contra-aviso al proveedor, donde deberá demostrar la titularidad de los derechos de autor o la autorización correspondiente sobre el contenido removido o inhabilitado, o justificar su uso conforme las limitaciones al derecho de autor que la misma ley dispone.

La ley omite señalar los plazos para que el proveedor envíe al usuario la notificación sobre el aviso y remoción de contenidos y para que el usuario afectado presente el contra-aviso.

Cuando el usuario remite el contra-aviso, el proveedor deberá notificarlo a reclamante (la ley no indica el plazo) y habilitar el contenido identificado en el contra-aviso (no en el aviso original), salvo que el reclamante inicie un procedimiento judicial, administrativo, denuncia penal o procedimiento alternativo de solución de controversias contra el usuario en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor le informe sobre el contra-aviso.

Como se puede observar, el proceso antes descrito exige un mínimo de formalidades, privilegia la agilidad y lo que procura es el retiro de los materiales infractores de Internet.

La “notificación y retirada” está inspirada en el “notice and takedown” previsto en la Millenium Digital Copyright Act (MDCA) norteamericano de 1998. El propósito original del mecanismo era proteger a los proveedores de servicios de internet de las demandas que los titulares de copyright pudiesen presentar por la diseminación sin autorización de obras protegidas cargadas por los usuarios a través de la infraestructura proporcionada por dichos proveedores. El MDCA contemplaba diferentes cargas, entre las que se incluía el mecanismo de “notice and takedown”, que debían ser implementadas por los proveedores de servicios de internet para liberarse de la responsabilidad por la difusión de contenidos lesivos de copyright; esta protección se extendió a los sitios en los que los usuarios pueden subir contenidos sin una supervisión directa del responsable del sitio, lo que incluye desde luego a plataformas como YouTube y Facebook[1] y a los buscadores. Dicha preocupación por proteger a los proveedores de acceso a internet (como Telmex o Izzi) y a los proveedores de servicios en línea (Facebook, Google, Yahoo!) contra las demandas que pudiesen presentar los titulares de derechos de autor se trasladó a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Algunos de los críticos afirman que el procedimiento de “notificación y retirada” introducida a la Ley Federal del Derecho de Autor es abusivo, ya que se trata de un mecanismo que puede fácilmente ser usado para la represión de la libre manifestación de las ideas, incluso opiniones políticas legítimas, que tendrá como consecuencia la supresión o retiro unilateral de contenidos de una plataforma o sitio con la sola queja presentada por un supuesto titular de derechos de autor, quien no tiene que demostrar la existencia y afectación a sus derechos, y sin la intervención de alguna autoridad[2].

A mi juicio, no les falta razón a los inconformes.

Lo primero que me llamó la atención es la posición desfavorable en que el usuario del proveedor de servicios en línea es colocado respecto al reclamante o supuesto titular de derechos de autor: el reclamante no necesita demostrar que es titular de un derecho de autor o derecho conexo para presentar el aviso y obtener el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente lesivo de derechos. En cambio, si el usuario desea que el contenido retirado sea reinstalado, deberá anexar al contra-aviso las pruebas pertinentes para demostrar su derecho sobre los contenidos materia de la reclamación o acreditar el caso de excepción o limitación al derecho de autor.

El supuesto titular de los derechos de autor obtiene el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación unilateral del contenido señalado como ilícito con la sola presentación del aviso de infracción de derechos, como si se tratase de una medida cautelar.

La duración del retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el mejor de los casos, sería no menor a quince días hábiles. Si el reclamante inicia una acción civil o administrativa, presenta denuncia penal o promueve un mecanismo alterno de solución de controversias, entonces el contenido objeto de la reclamación o aviso se mantendrá retirado o inhabilitado durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin aparente necesidad de que reclamante presente una caución para mantener las cosas en ese estado y resarcir al usuario de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito, en el caso de que la resolución definitiva fuese desfavorable al reclamante.

Por otro lado, el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido supuestamente ilícito como consecuencia del aviso o reclamación, sin siquiera mediar audiencia, me parece una clara afectación a la esfera jurídica del usuario, sin la intervención del poder público. Me pregunto si el proveedor de servicios en línea podría ser señalado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo

Es evidente que la Ley presume que hay una infracción cuando el reclamante envía el aviso al proveedor de servicios en línea, y que el contenido que dio lugar a ese aviso o reclamación es ilícito. Sin embargo, es difícil justificar dicha presunción si se considera que el reclamante no necesita aportar pruebas sobre la existencia del derecho de autor y su titularidad.

La libre manifestación de las ideas y opiniones no es una facultad que pueda ejercerse de forma absoluta; los derechos de terceros imponen un límite a dicha libertad fundamental, y ciertamente los privilegios temporales de los autores sobre sus obras se encuentran entre los derechos que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, la protección del derecho de autor no debería realizarse a través de mecanismos que dejan al supuesto infractor en un virtual estado de indefensión.

Desconozco todavía los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la demanda de acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal; el comunicado de prensa de la Comisión sólo señala que encontró afectaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales. Cuando la copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad esté disponible, procuraré comentarla (Actualización: La copia de la demanda de acción de inconstitucionalidad está disponible aquí).

[1] Sobre el Digital Millenium Copyright Act, sugiero revisar: Steven Buchwald, “DMCA Safe Harbor Explained: Why Your Website Needs a DMCA/Copyright Policy”, 1° de Agosto de 2017 (https://buchwaldlaw.com/2017/08/dmca-copyright-safe-harbor-explained-website-needs-dmcacopyright-policy/) Fecha de consulta: 25 de agosto de 2020.

[2] Un ejemplo de esta crítica puede verse en: https://youtu.be/WQZnB0ZzKF0.

La entrada El nuevo mecanismo de “notificación y retirada” (“notice and takedown”) en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. se publicó primero en Reyes Fenig.

En este escenario, el tema de la propiedad intelectual se vuelve espinoso. La propiedad intelectual en general, y el sistema de patentes en particular, busca incentivar la creatividad, la investigación y el desarrollo, mediante el otorgamiento de un derecho temporal de exclusividad sobre una invención, a cambio de la divulgación de la información necesaria para reproducirla[1]. En el campo del cuidado de la salud, la exclusividad se concede sobre ingredientes activos, moléculas, composiciones, formulaciones, usos, procesos de elaboración, aparatos y reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos… en tanto sean nuevos, contengan actividad inventiva y sea útiles.

Elaborar un nuevo principio activo o vacuna no basta. Hay que determinar concentraciones, dosis, vehículos, vías de administración y, sobre todo, averiguar si la vacuna o el medicamento son seguros y eficaces. A veces un principio activo o composición funciona in vitro pero no ofrece los mismos resultados al suministrarlo a un organismo vivo, sea un animal o una persona. El desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas exige invertir y arriesgar muchísimo dinero, por lo que parece justo que los innovadores obtengan, con ayuda de la patente, el retorno de su inversión y una ganancia que les permita generar utilidades y financiar investigaciones futuras. No faltará quien sostenga que el titular de la patente, como dueño de la tecnología, tiene derecho a fijar con libertad el precio y distribución de los nuevos ingredientes activos, vacunas o usos patentados, sin mayor restricción que las que el mercado (oferta y demanda) pueda imponer.

Del otro lado de la balanza, están quienes cuestionan la moralidad de lucrar con la salud e incluso la vida de las personas, sobre todo en un ambiente de emergencia causado por una pandemia. En opinión de muchas personas, lo justo sería que el interés colectivo prevaleciera sobre los derechos particulares, incluso si ello exige que el Estado desconozca, anule o limite derechos de patente legítimamente constituidos[2].

A mi juicio, pocas veces resulta tan clara la tensión entre el interés particular y el interés público como en el caso de las patentes farmacéuticas.

Precisamente, para tratar de equilibrar los intereses en conflicto en situaciones particularmente graves, y expresamente con relación a los medicamentos, la legislación mexicana prevé las licencias de utilidad pública.

La Ley de la Propiedad Industrial denomina con la palabra “licencia” figuras jurídicas que tienen por objeto la transmisión temporal del uso y goce de un derecho de propiedad intelectual, pero que en realidad son esencialmente diferentes. Tenemos por un lado la licencia contractual, en donde el acto nace de un libre acuerdo de voluntades[3]. Por otro lado, están las licencias obligatorias y las licencias de utilidad pública. Las licencias obligatorias y de utilidad pública no son contratos, sino actos administrativos en donde el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sustituye la voluntad del titular de la patente y transmite a un tercero el derecho no exclusivo a usar y disfrutar temporalmente la invención patentada[4].

Lo que distingue a las licencias obligatorias de las licencias de utilidad pública es la causa de la licencia y el momento en que pueden pedirse. Las licencias obligatorias tienen su origen en una omisión y, luego, en una solicitud formulada por un tercero, que pide al IMPI el otorgamiento de una licencia para explotar una invención patentada por otra persona, a cambio de una regalía que el mismo IMPI fija. En efecto, las licencias obligatorias tienen como condición que el titular de la patente se hubiese abstenido, sin causa justificada, de explotar la invención reivindicada en México, una vez transcurridos cuatro años desde la presentación de la solicitud, o tres años desde su otorgamiento, lo que ocurra más tarde[5].

Las licencias de utilidad pública pueden otorgarse en cualquier tiempo, con independencia de que el titular hubiese explotado la invención patentada, y tienen su origen en tres situaciones: (i) emergencia nacional; (ii) amenaza a la seguridad nacional; y (iii) atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Adicionalmente, la licencia debe ser necesaria para evitar que se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos[6] para la población[7].

En el caso de las licencias de utilidad pública para la atención de una enfermedad grave declarada de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, aquélla debe ser solicitada por una empresa farmacéutica; el Consejo de Salubridad general emite una opinión (¿vinculante?), la Secretaría de Salud determina si el solicitante cumple con la capacidad técnica necesaria, y fija las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación, de la licencia. Al IMPI corresponde señalar el monto de la regalía que se debe pagar al titular de la patente y emitir la licencia de utilidad pública[8].

El pasado 23 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. Este sería el primer paso para que el IMPI conceda una licencia de utilidad pública, pero no hay todavía medicamentos específicamente dirigidos a combatir el virus SARS CoV 2.

Por otro lado, en los últimos días se ha escrito mucho acerca del remdesivir como uno de los compuestos más prometedores para tratar el Covid-19. Lo anterior me motivó a investigar y especular un poco respecto a una licencia de utilidad pública que afectara el remdesivir.

Al día de hoy, no hay datos de que el remdesivir sea seguro y eficaz para tratar alguna enfermedad. Desarrollado originalmente como tratamiento para el virus causante del ébola (las pruebas clínicas no demostraron su utilidad contra esa enfermedad), el remdesivir está siendo ahora probado para combatir el virus SARS-CoV 2, pero no hay información concluyente sobre su eficacia aún.

Encontré dos fuentes diferentes[9] señalando que el remdesivir está protegido por la patente estadounidense número US 9724360 B2 (concedida el 8 de julio de 2017) y la patente europea número EP 3212174 B1 (emitida el 16 de mayo de 2018) a nombre de Gilead Sciences Inc. (Gilead Sciences).

En México, la solicitud de patente número MX/a/2017/005250 reclama las mismas prioridades (US 62/072,331 del 29 de octubre de 2014 y US 62/105,619 del 20 de enero de 2015) que las patentes norteamericana y europea antes señaladas. La solicitud mexicana de patente MX/a/2017/005250 pertenece a Gilead Sciences y se titula “MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL VIRUS DE FILOVIRIDAE”. Fue ingresada en México el 21 de abril de 2017, y es la fase nacional de la solicitud internacional de patente número PCT/US2015/057933, con fecha de presentación internacional 29 de octubre de 2015.

El procedimiento del expediente MX/a/2017/005250 se encuentra actualmente en etapa de examen de fondo. En el primer oficio de examen de fondo, emitido en enero de 2020, el IMPI pidió al solicitante ajustar las reivindicaciones de la solicitud mexicana a las concedidas en la patente EP 3,212,174, por coincidir los criterios de patentabilidad del IMPI con los de su contraparte europea. Si el interesado contesta el oficio y accede a lo que el IMPI requirió, es probable que la autoridad mexicana apruebe la solicitud antes de que concluya el año 2020, y que Gilead Sciences obtenga la patente en México sobre el remdesivir dentro del primer semestre de 2021, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2035.

El que el IMPI otorgue una patente sobre el remdesivir no implica la autorización para utilizarlo con fines terapéuticos. Con independencia de los derechos de patente, y en condiciones normales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) debe emitir un registro sanitario autorizando el uso del remdesivir para el tratamiento de Covid-19. La expedición de un registro sanitario requiere que el solicitante presente a COFEPRIS los datos clínicos que demuestren la seguridad y eficacia del medicamento. Hasta ahora, no existe ningún registro sanitario en México para el remdesivir, y es improbable que haya una solicitud en trámite, dado que aún no concluyen las investigaciones correspondientes, según una comunicación de Gilead Sciences fechada el 29 de abril de 2020.

Es muy importante recordar que los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia de las nuevas entidades químicas para uso en medicamentos gozan de una protección especial, diferente de la que otorga la patente. A esta protección se le llama con frecuencia “exclusividad de datos”, y tiene dos aspectos: la preservación de la confidencialidad (“non-disclosure”) y el evitar que terceros usen dicha información para lograr la aprobación de sus propios productos equivalentes (“non-reliance”). Gilead Sciences tiene derecho a reclamar un plazo mínimo de exclusividad de datos de cinco años[10] desde la fecha de emisión del registro sanitario.

Al día de hoy (4 de mayo de 2020) el remdesivir no está aún protegido por una patente, ni tampoco aprobado por COFEPRIS como ingrediente activo de un medicamento para tratar el Covid-19. Por su lado, el Covid-19 ya fue declarado como enfermedad grave de atención prioritaria. Si el IMPI concede la patente del remdesivir (hecho altamente probable en el futuro próximo) y si además, COFEPRIS emite el registro respectivo para tratar el Covid-19, entonces el remdesivir podría ser objeto de una licencia de utilidad pública, si la patente estorba, impide o encarece la producción del medicamento para la población (es difícil pensar cómo una patente no encarecería una medicina u otro artículo). En este supuesto, cualquier empresa farmacéutica podría solicitar al IMPI la licencia de utilidad pública para elaborar o importar la versión genérica del medicamento. Sin embargo, además de la licencia de utilidad pública, el licenciatario necesitaría el registro sanitario del producto genérico, y para obtenerlo no bastarían las pruebas de intercambiabilidad. Dada la exclusividad de datos, el licenciatario tendría que presentar a COFEPRIS sus propios estudios y datos de seguridad y eficacia, y producir éstos exige invertir recursos significativos. El asegurar mediante una licencia de utilidad pública el rápido suministro de remdesivir a la población a un bajo costo exigirá que la administración encuentre la forma de evitar las restricciones que la exclusividad de datos impone.

En este sentido, el «Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)» publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020 puede ayudar a gobierno federal. El decreto no autoriza ignorar la exclusividad de datos, pero el artículo Segundo, fracción III, permite que la Secretaría de Salud disponga la importación y adquisición en territorio nacional de medicamentos, e insumos para la salud en general para afrontar la emergencia sanitaria, “sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno”. Lo anterior implicaría la facultad de la Secretaría de Salud de exentar de registro sanitario al remdesivir y sus versiones genéricas. Esta amplísima facultad puede llegar al extremo de autorizar la elaboración y/o importación y suministro a la población que lo requiera, aún en ausencia de datos y estudios sobre su seguridad y eficacia, o intercambiaiblidad en el caso de un genérico. Sin duda, se trataría de una medida desesperada; confiemos en no llegar a una situación desesperada.

Hasta donde sé, el Estado mexicano nunca ha otorgado una licencia de utilidad pública; es imposible adelantar si tal medida podría ocurrir en el contexto de pandemia actual. No obstante, me parece que el reflexionar sobre las posibles implicaciones jurídicas (por no hablar de las económicas, ideológicas, comerciales y políticas) resulta un ejercicio oportuno sobre un tema que cobra relevancia en estos tiempos inciertos.

[1] Mi opinión es que las patentes son una forma de derecho real, similar al de propiedad; nunca un monopolio, aunque su fundamento constitucional se encuentre en el artículo 28 de la Ley Fundamental.

[2] Por ejemplo, la carta abierta de la organización Médicos Sin Fronteras sobre este tema: https://www.msf.mx/article/ni-patentes-ni-beneficios-en-medicamentos-test-o-vacunas-para-el-covid-19-en-medio-de-una

[3] Un estudio más exhaustivo sobre la licencia contractual puede consultarse en https://reyesfenigesp.wordpress.com/2012/03/26/notas-sobre-licencia/.

[4] Ver artículos 70, 72 y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[5] Ver artículos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[6] No todos los insumos para la salud son medicamentos. Un dispositivo de diagnóstico o un respirador artificial mejorados no son medicamentos, por lo que no serían objeto de una licencia de utilidad pública.

[7] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[8] Ver artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

[9] Ver Jonathan G. Gitlin, Who owns remdesivir, how much can they make, and how much does it cost? Versión en línea: https://arstechnica.com/science/2020/04/who-owns-remdesivir-how-much-can-they-make-and-how-much-does-it-cost/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020); y Anders Heebøll-Nielsen y Michael Bech Sommer, What patent protection does Gilead’s COVID-19 treatment Remdesivir have? Versión en línea: https://awapoint.com/what-patent-protection-does-gileads-covid-19-treatment-remdesivir-have/ (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020).

[10] El non-disclosure está previsto en los artículos 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, 167 Bis último párrafo del Reglamento de Insumos para la Salud, 39.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y 1711, párrafo 5, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) todavía en vigor. Por su parte, el non-reliance en materia farmacoquímica se apoya en los artículos 39, párrafo 3 del ADPIC (sin señalar plazo), 1711 párrafo 6, del ALCAN (20.48 del T-MEC), que contempla un plazo mínimo de non-reliance de 5 años desde la fecha de expedición del registro sanitario, y el oficio-circular CAS/01/OR/896/2012 signado por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que establece lineamientos para la protección de los datos clínicos que los particulares presentan, que también prevé un plazo de protección de 5 años (desde la fecha de emisión del registro sanitario) para los datos de estudios y pruebas de seguridad y eficacia.

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Lo anterior es particularmente alarmante en un país, como México, donde un porcentaje significativo de la población padece diabetes e hipertensión.

Parte de las medidas de mitigación adoptadas procuran suprimir, o al menos disminuir, la socialización: entre menor sea el contacto entre personas, más lenta será la propagación de la enfermedad y menos difícil la atención oportuna y eficaz de los enfermos más graves.

En realidad, no sabemos cuánto tiempo durará la fase expansiva de la epidemia. Tampoco sabemos cuándo estará lista una vacuna ni se ha desarrollado un tratamiento terapéutico eficaz en contra del Covid-19.

Mientras tanto, las autoridades han ordenado que el aparato estatal disminuya sus actividades (y convocado al sector privado y a la población en general a hacer lo mismo), reduciéndolas a lo esencial. La administración de justicia y la administración del sistema de propiedad industrial no son considerados esenciales, al menos para la preservación de la salud y la vida en el corto plazo (Actualización 4 de mayo de 2020: Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han tomado medidas para poder discutir y resolver asuntos urgentes a distancia, reconociendo que, después de todo, la impartición de justicia sí es una actividad estatal esencial).

Por lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó  que durante un período indefinido que inició el 24 de marzo de 2020 al 19 de abril 3 de mayo 1° de junio de 2020, y terminó el 12 de julio de 2020, no corrieran plazos ni términos (Actualización 19 de abril de 2020 4 de mayo 5 de junio 29 de julio de 2020: El Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de la Propiedad Industrial publicaron una actualización al acuerdo del 24 de marzo, extendiendo la suspensión de plazos y términos, así como de actividades del IMPI, de forma indefinida, hasta que las condiciones lo permitan según dispongan las autoridades sanitarias. La revisión de la situación se hará de forma semanal; el día 3 de julio de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo de reanudación de actividades , hasta el 3 31 de mayo, para reanudar el 4 de mayo 1° de junio de 2020; ver acuerdo de suspensión de plazos y términos y primera, segunda y tercera actualizaciones, así como el acuerdo de reanudación de actividades) . En consecuencia, la totalidad de los términos y vencimientos entre el 24 de marzo de 2020 y hasta la fecha que el IMPI disponga al 19 de abril 3 31 de mayo de 2020 el 12 de julio de 2020, se recorrieron al primer día hábil siguiente de la suspensión, es decir, al 13 de julio de 2020. es decir, al 20 de abril 4 de mayo 1° de junio de 2020. Por su parte, los plazos que se cuentan en días no corrieron entre el 24 de marzo y hasta el último día de la suspensión de actividades., mismo que están todavía por determinarse. el 19 de abril 3 31 de mayo de 2020 inclusive.

Los plazos en meses y años no se ven afectados, aunque sí el día de expiración, en caso de que caiga entre el 24 de marzo y hasta el 12 de julio de 2020 la terminación de la suspensión de actividades. el día previo el 19 de abril 3 31 de mayo de 2020. Por ejemplo, el plazo de dos meses previsto para responder un oficio relacionado con el examen de una solicitud de patente o registro de marca corre de forma normal. Sin embargo, si el término del plazo cae entre el 24 de marzo y el 19 de abril 3 31 de mayo, dicho término se extenderá hasta el 20 de abril 4 de mayo 1° de junio de 2020. Por otro lado, la prórroga automática contemplada los artículos 122 Bis y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial, comenzará a correr al día siguiente hábil de la expiración del plazo ordinario, es decir, el primer día de labores cuando haya terminado la suspensión de actividades del IMPI.  21 de abril 6 de mayo 2 de junio de 2020 toda vez que el 5 de mayo es feriado.

Las excepciones son los plazos relacionados con las diligencias necesarias para contribuir a la mitigación de la epidemia, dentro del ámbito de competencia del IMPI, las vinculadas con el levantamiento de medidas provisionales impuestas en procedimientos de declaración administrativa de infracción y las órdenes para impedir la libre circulación de mercancías que entren al país por las aduanas.

Aunque no corren plazos, hasta el día 26 de marzo de 2020, las oficinas del IMPI continuaron laborando de forma limitada. Las ventanillas del IMPI reciben promociones y solicitudes en papel, pero con la advertencia de que la fecha de presentación de dichos documentos será 20 de abril de 2020. Es altamente probable que esta situación de actividades limitadas cambie en poco tiempo y que el IMPI suspenda por completo sus labores (Actualización 27 de marzo de 2020: Mediante un acuerdo fechado el 26 de marzo de 2020, el Director General del IMPI ordenó la ampliación de la suspensión de labores a partir del 27 de marzo y hasta el 19 de abril de 2020 1° de junio de 2020 (ver acuerdo original). Las oficinas del IMPI permanecerán cerradas y ya no recibirán promociones y solicitudes en papel; las solicitudes y promociones electrónicas continuarán sin ser recibidas (Actualización 19 de abril de 2020: A partir del 16 de abril de 2020, el IMPI comenzó a aceptar solicitudes y promociones electrónicas, aunque los plazos en días y términos continúan suspendidos. Las fecha de presentación de estas solicitudes y promociones ingresadas vía electrónica será el primer día hábil del IMPI siguiente al último de la suspensión de labores).

Desconozco si los todos servicios electrónicos que presta el IMPI se verán afectados durante el período de suspensión. Por ejemplo, el sistema de presentación de solicitudes y promociones en línea funciona, pero de manera limitada: podemos preparar promociones y solicitudes y efectuar pagos, pero no podemos firmarlas e ingresarlas electrónicamente al IMPI ( Actualización 19 de abril de 2020: A partir del 16 de abril de 2020, el IMPI comenzó a aceptar solicitudes y promociones electrónicas. Ver comentario en el párrafo anterior. Actualización 5 de junio de 2020: A partir del 23 de abril de 2020, el IMPI habilitó una oficialía electrónica para asuntos de marcas, en donde pueden iniciarse procedimientos administrativos relacionados con marcas y su mantenimiento que  no puedan tramitarse mediante marca en línea y que tampoco puedan desahogarse en la ventilla electrónica para recepción de contestaciones de oficios y requerimientos. La intención es que esta oficialía funciones de manera permanente, incluso cuando el IMPI haya reabierto).

Otros servicios digitales importantes del IMPI, como Marcanet, Siga y Vidoc, funcionan normalmente al día de hoy (26 de marzo de 2020), pero ignoro si lo seguirán haciendo en los días por venir, sobre todo si el IMPI suspende actividades de forma total (Actualización 27 de marzo 5 de junio de 2020: El acuerdo del 26 de marzo es omiso respecto a la prestación de los servicios electrónicos como Marcanet, Siga y Vidoc. Al día de hoy, 27 de marzo 5 de junio de 2020, operaban normalmente; al 19 de abril 4 de mayo de 2020 continúan operando normalmente, pero no reflejan las solicitudes y promociones presentadas electrónicamente con posterioridad al 20 de marzo de 2020).

Los tribunales también han cerrado sus puertas. Tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (del que depende la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual) como el Poder Judicial de la Federación acordaron la suspensión de sus labores entre el 18 de marzo de 2020 y hasta cuando menos el 14 de junio de 2020 el 19 de abril 5 de mayo 31 de mayo de 2020 inclusive (Actualización 19 de abril 4 de mayo 5 de junio de 2020: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Federal determinaron extender la suspensión para reanudar el 6 de mayo 1° 15 de junio de 2020). Quedan exceptuados los órganos del Poder Judicial Federal que deberán permanecer en guardia para atender asuntos urgentes. Durante este periodo no correrán términos. Los acuerdos respectivos pueden consultarse aquí y aquí; sus primeras modificaciones aquí y aquí, las segundas aquí y aquí y las terceras aquí y aquí).

No debe olvidarse que la designación del 20 de abril de 2020 como fecha de reanudación de actividades fue arbitraria; respondió a la fecha de reanudación de clases luego de las vacaciones de Semana Santa de acuerdo al calendario escolar, y no a criterios científicos y debemos asumir que está sujeta a modificación.

Recomiendo estar pendientes de los comunicados que emitan las autoridades respecto a una probable ampliación del período de disminución/suspensión de  ocupaciones.

Estimados lectora/lector, cuídense y cuiden a los demás.

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La Ley de la Propiedad Industrial actual dispone como regla que todos los signos perceptibles por los sentidos pueden constituir marca, en tanto sean distintivos de los productos o servicios a los cuales se aplican y, por lo tanto, se pueden registrar. Las excepciones a la regla están contenidas en dos grandes grupos: Por un lado, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, contiene una larga enumeración de hipótesis más o menos específicas, relativas a signos que no deben ser registrados como marca, ya sea por carecer de distintividad, por cuestiones de orden público, por lesionar el sistema de libre competencia, por impactar negativamente los intereses de los consumidores o por afectar derechos concretos de terceros, ya sean personalísimos o patrimoniales.

El otro grupo de prohibiciones está contenido en el artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, que de manera bastante general prohíbe el otorgamiento de patentes, registros y publicaciones a cualquier acto que sea contrario al orden público, la moral, las buenas costumbres o que viole cualquier disposición legal. Esta prohibición da apoyo a las autoridades administrativas para negar o anular el registro de marcas que, sin actualizar alguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son ilegales, como sería el caso de una marca figurativa que reproduce una obra protegida por el derecho de autor, sin autorización del titular de los derechos autorales respectivos.

El artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial también faculta a las autoridades administrativas para calificar los signos distintivos propuestos a registro desde la espinosa perspectiva de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Digo espinoso porque, como el Cuarto Tribunal Colegiado destacó en la sentencia, la moral y las buenas costumbres tienen un contenido dinámico, que va cambiando con las circunstancias de tiempo, lugar e incluso grupo social. Por otro lado, el orden público tampoco cuenta con una definición clara en la Constitución y en las diferentes leyes que hacen mención de ellas, por lo que su afectación debe analizarse caso por caso. No obstante, nos explica el tribunal, puede afirmarse que el orden público está constituido por un mínimo de reglas que permiten la armonía social, y que encuentra su límite en las libertades individuales y los derechos humanos; pareciera que, a mayor protección del orden público, mayor será también la restricción a la libertad de las personas.

No es la primera vez que en este blog abordo el tema de las marcas con contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, pero me he enfocado a los casos en que particulares han tratado de registrar como marca el nombre o pseudónimo de delincuentes o grupos criminales (Ver Las marcas de «El Chapo», “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada y El valor en México de las marcas relacionadas con criminales).

El caso concreto que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado y que dio origen al precedente que ahora comento, tuvo que ver con la solicitud de registro número 1,832,646 (ahora registro número 2,038,916) para la marca “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño.

Los solicitantes fueron los señores Daniel Andrew De Fossey, persona física de nacionalidad estadounidense y Roberto Luna Aceves, de nacionalidad mexicana. Los servicios a identificar con la marca son restaurantes, cafeterías y bares.

Como saben, “gringo” es una expresión muy usada en México y otros países latinoamericanos para referirse a una persona u objeto proveniente de la Unión Americana, aunque con frecuencia es utilizado también para hacer alusión a cualquier persona de piel blanca que hable inglés[2]. Dependiendo del contexto, “gringo” puede expresar una extrema familiaridad con algo o alguien norteamericano, pero también puede tener una connotación despectiva.

Algo similar ocurre con “pinche”; en mi experiencia, “pinche” es usado principalmente como un adjetivo algo vulgar de connotación negativa para referirse a algo o alguien de poco valor o despreciable; pero “pinche” es también el ayudante de cocina[3].

Durante el examen de la solicitud de marca número 1,832,646 “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) objetó primero y luego negó en definitiva el registro de la marca, argumentando que se trata de un signo contrario a las buenas costumbres y el orden público. El IMPI sostuvo que la marca era una frase ofensiva para una persona nacida en los Estados Unidos al calificarla de ruin o despreciable.

La siguiente instancia fue la contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Sala Especializada decidió, por mayoría, confirmar la validez de la decisión del IMPI.

Por último, los solicitantes demandaron el amparo en contra de la sentencia de la SEPI, la cual fue turnada al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México). Los quejosos señalaron en los agravios que la marca “PINCHE GRINGO BBQ” hacía alusión a un ayudante de cocina de origen norteamericano, sin propósito de ofender; y que la Sala había actuado ilegalmente, al enfocarse únicamente en la connotación negativa de la marca a pesar de que ésta también tenía un significado perfectamente plausible que no insultaba a nadie y que era el pretendido por los solicitantes del registro marcario. Los quejosos también invocaron la inconstitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial, por limitar el derecho humano a la libertad de ocupación.

El Cuarto Tribunal Colegiado dio la razón a los quejosos, sin entrar al análisis de la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley de la Propiedad Industrial. De manera muy resumida, lo que el Colegiado explicó fue que el carácter ofensivo de una marca depende del contexto particular en que se use. No existe el derecho a insultar y una marca que claramente constituye una ofensa no debe ser registrada (incuso, usarla es ilícito). Sin embargo, al ser uno de los solicitantes del registro marcario de nacionalidad norteamericana y tratándose de un signo distintivo dirigido a diferenciar los servicios de un restaurante presumiblemente enfocado en la cocina estadounidense, era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” y Diseño no buscaba insultar a los estadounidenses o personas angloparlantes, sino aludir al ayudante de cocina de origen norteamericano. Por lo tanto, la marca resultaba registrable.

Ante el escenario de una frase o denominación que puede entenderse tanto en un sentido insultante como en un sentido no ofensivo, la autoridad administrativa debe analizar, caso por caso, cuál debería ser el significado atribuible a la marca para efectos de juzgar si es inmoral, contraria a las buenas costumbres o al orden público, preservando desde luego las reglas mínimas de convivencia, sin afectar en exceso la libertad y la creatividad y sin perder de vista que las buenas costumbres y la moral varían con el tiempo y en cada lugar.

Afortunadamente, el Tribunal Colegiado aportó algunos lineamientos interesantes, que la tesis publicada no refleja pero pueden leerse en la ejecutoria.

El Tribunal explicó que, para inclinarse en favor o en contra de la registrabilidad como marca de un signo distintivo con connotaciones tanto ofensivas como no ofensivas, es lícito tomar en consideración el grupo o comunidad que podría verse afectado o insultado con la frase o palabra propuesta como marca. En el caso de grupos y comunidades que han sido históricamente sujetos de escarnio, burla o insulto por motivo de género, raza, orientación sexual o color de piel, el grado de protección a que tienen derecho debe ser mayor, y la tolerancia por parte de las autoridades a expresiones potencialmente ofensivas contra dichos grupos debe ser menor, en comparación con conjuntos de personas menos vulnerables o dominantes.

A diferencia de las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes o los homosexuales, soy de la opinión que los norteamericanos residentes en México, no constituyen una comunidad particularmente discriminada u hostigada por parte de la sociedad. Lo anterior, sumado al hecho de que uno de los solicitantes era de nacionalidad norteamericana (un gringo) y que los servicios a identificar con la marca “PINCHE GRINGO BBQ” serían prestados por un restaurante presumiblemente identificado con la cocina estadounidense, permitió al tribunal afirmar expresamente que era razonable concluir que “PINCHE GRINGO BBQ” no implicaba un insulto, sino solo una frase llamativa que involucraba a un ayudante de cocina originario de los Estados Unidos.

Por otro lado, aplicando ese mismo criterio, si la marca hubiese sido “PINCHE INDIO BBQ”, es probable que el resultado final hubiese sido adverso para los solicitantes del registro marcario, independientemente de que “PINCHE INDIO BBQ” pueda entenderse en un sentido no ofensivo.

Lo anterior nos muestra la importancia que debe darse al contexto cuando se analiza la posible inmoralidad o ilicitud de una marca. Algunas palabras y signos que eran abiertamente aceptables hace cincuenta años, ya no pueden emplearse sin causar reacciones desfavorables, al tiempo que algunas expresiones vulgares e inadmisibles en una conversación familiar a finales del siglo pasado son ahora expuestas sin pudor en los medios masivos y la publicidad. Mi posición es que el tribunal elaboró un valioso criterio acerca de la disponibilidad como marca de expresiones posiblemente ofensivas que resulta objetivo y flexible a la vez.

[1] “Marcas. Debe permitirse su registro aun cuando su denominación contenga una palabra malsonante, si ésta no es su única connotación, debiendo tener en cuenta su uso en el caso específico y un criterio de excepcionalidad al invocar la afectación al orden público (inaplicabilidad del artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial)”, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5205 (Versión electrónica: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2020128&Dominio=Localizacion&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020128&Hit=1&IDs=2020128&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=. Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2019).

[2] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/?w=gringo

[3] Ver Diccionario de la Lengua Española, versión en línea https://dle.rae.es/pinche?m=form.

La entrada Tómelo por el lado amable: “PINCHE GRINGO BBQ” no es ofensivo se publicó primero en Reyes Fenig.

El caso más reciente que me llamó la atención fue el de “RAFAEL CARO QUINTERO” (Ver “RAFAEL CARO QUINTERO” no es una marca registrada) y antes el del “CHAPO GUZMÁN” (Ver Las marcas de “El Chapo”). Con relación a este último, la prensa nos informó en julio de 2019 que Alejandrina Guzmán, hija del capo, había lanzado una línea de ropa con una marca “inspirada” en el Chapo Guzmán[1]. Si bien Alejandrina Guzmán es titular de la marca registrada número 948,338 “EL CHAPO”, para vestuario, calzado y sombrerería, no ha logrado hasta ahora el registro de un signo distintivo que incorpore “CHAPO” y “GUZMÁN”, contra lo que algunos medios podrían afirmar.

Es una práctica frecuente que los comerciantes, fabricantes y prestadores de servicios identifiquen los productos y servicios que ofrecen con el nombre y/o pseudónimos de personajes famosos, vivos y muertos, con el objeto de que el público los recuerde con mayor facilidad, se identifique con ellos y lograr incrementar sus ventas. Así, “CRISTIANO RONALDO” es una marca registrada para calzado, “USAIN BOLT” para artículos deportivos y “RAFA NADAL” para educación y actividades deportivas. Evidentemente, registrar como marca el nombre propio permite comercializarlo y generar ganancias.

Entonces, ¿cuánto vale o podría valer, como marca, el nombre de un criminal? La respuesta es: nada.

Un bien tiene valor económico en la medida que es susceptible de integrarse a nuestro patrimonio y hacerlo objeto de comercio. Por ejemplo, el nombre propio es un atributo de la personalidad, y está esencialmente fuera del comercio: no lo podemos vender, rentar o dar en garantía. La forma de convertir el nombre propio o el pseudónimo en un bien de tipo patrimonial es registrándolo como marca o nombre artístico protegido como reserva de derechos; o incluso autorizando a otros a efectuar ese registro en su propio nombre.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha sostenido, en el caso de las marcas “EL CHAPO GUZMÁN” (solicitud 1,121,734, entre otras), “LOS ZETAS” (solicitud 796,602) y “RAFAEL CARO QUINTERO” (solicitudes 1,896,536 y 1,896,538), que no son registrables por dos razones: (i) por corresponder al nombre y/o pseudónimo de una persona (RAFAEL CARO QUINTERO y EL CHAPO GUZMÁN), sin que conste que ésta hubiese autorizado su registro como marca[2]; y (ii) por tratarse del nombre de delincuentes o de organizaciones criminales, lo cual los convierte en signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

Poniendo a un lado la autorización que deben dar las personas físicas para que otros registren como marca sus nombres propios o pseudónimos, si el IMPI niega el registro de las marcas que reproducen el nombre de un delincuente o una organización criminal por estimarlos intrínsecamente no inscribibles al contravenir el orden público y/o la moral y las buenas costumbres, entonces estamos ante signos distintivos que no pueden incorporarse al patrimonio como bienes incorpóreos y ser materia de comercio. Estas marcas no sólo no se pueden registrar, sino además es ilícito usarlas, y su explotación acarrea sanciones administrativas[3].

Por lo tanto, siendo denominaciones no utilizables, no registrables y fuera del comercio, estamos ante marcas que no pueden ser objeto de actos jurídicos mercantiles o civiles[4], sin importar la naturaleza del acto. En consecuencia, mi opinión al día de hoy es que las marcas que reproducen el nombre de un delincuente u organización criminal valen absolutamente nada.

Lo más inquietante de este tema sería la posible existencia de un mercado con consumidores que se identifican con criminales y grupos delincuenciales y están dispuestos a gastar su dinero en bienes identificados con los nombres de éstos. Se trataría indudablemente de una manifestación más de la profunda descomposición que vive nuestra sociedad.

[1] “Esta es la marca de ropa inspirada en “El Chapo” Guzmán” en Aristegui Noticias (versión en línea: https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/esta-es-la-marca-de-ropa-inspirada-en-el-chapo-guzman/. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2019).

[2] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XIII. Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

[3] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 4°.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

[4] Código Civil Federal. Artículo 1825.- La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio.

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Caro Quintero fue un poderoso traficante de drogas durante la década de los ochenta del siglo pasado. Luego de 28 años en prisión, fue puesto en libertad en el mes de agosto de 2013 por una controvertida resolución judicial[2]. Actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra prófugo luego de que la determinación de liberarlo fuese revocada en el año 2015[3].

Al margen de la posible veracidad sobre el crecimiento de la fortuna del capo, lo que me llamó la atención fue la afirmación sobre el registro como marca de “RAFAEL CARO QUINTERO”, noticia que fue recogida sin más por otros medios informativos[4]. En una entrada previa, comenté los fallidos intentos por registrar como marca “EL CHAPITO GUZMÁN”, “DON CHAPO GUZMÁN”, “JOAQUÍN EL CHAPO GUZMÁN”, “EL CHAPO GUZMÁN” y “LOS ZETAS”, y de cómo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) había señalado que dichos signos distintivos serían contrarios a la moral y a las buenas costumbres, negándose a otorgar los registros correspondientes (ver Las marcas del Chapo).

Revisando la base de datos en línea del IMPI, encontré que, en efecto, el 16 de mayo de 2017, Diana Espinoza Aguilar (a quien la nota de El Universal identifica como pareja sentimental de Caro Quintero) ingresó dos solicitudes para el registro de la marca “RAFAEL CARO QUINTERO”: la solicitud 1,896,536 para productos de la Clase 16 (papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; material de instrucción y material didáctico; publicaciones impresas; revistas (publicaciones periódicas)); y la solicitud número 1,896,538 para servicios de la Clase 41 (entretenimiento; actividades deportivas y culturales; producción de programas de radio y televisión; programas de entretenimiento por televisión).

El IMPI objetó las dos solicitudes, señalando que es ilícito registrar el nombre de una persona sin autorización de ésta o de las personas legitimadas para dar el permiso; y que el registro de RAFAEL CARO QUINTERO sería contrario a la moral y las buenas costumbres, en atención a que reproduce el nombre de un narcotraficante. El IMPI fundó las  objeciones en los artículos 4° y 90, fracción XII, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en 2017.

La solicitante de los registros de marca intentó desvirtuar las observaciones del IMPI, expresando diversos argumentos en favor de la registrabilidad de “RAFAEL CARO QUINTERO”, e incluso exhibió una autorización escrita para el registro de la marca, aparentemente firmado de puño y letra por el mismo Caro Quintero.

Sin embargo, las respuestas que presentó la Sra. Espinoza Aguilar adolecieron de un defecto formal, que la interesada omitió subsanar, a pesar de que el IMPI se lo requirió. Por lo anterior, las dos solicitudes quedaron abandonadas, concluyendo con los trámites sin que las autoridades tuviesen que estudiar y resolver las argumentaciones de la parte solicitante, mucho menos emitir los registros marcarios solicitados.

En consecuencia, no es cierto que “RAFAEL CARO QUINTERO” sea una marca registrada en México. Hubo un intento, y el gobierno mexicano, por conducto del IMPI, se negó a otorgar derechos de exclusividad sobre ese nombre, precisamente por corresponder al de un narcotraficante, entre otras razones.

Desde luego, es muy importante que la prensa esté atenta a los intentos de lucrar con los nombres e imagen de personajes vinculados con el crimen organizado, y los dé a conocer. Por otra parte, con frecuencia los periodistas carecen de los medios para entender a cabalidad la información que logran obtener sobre temas jurídicos, lo que los lleva a incurrir en imprecisiones o hasta falsedades al comunicar las noticias. Por lo tanto, sería deseable que los comunicadores verificasen su información con gente familiarizada con el tema antes de preparar su nota o reportaje, a fin de que la sociedad reciba información más completa sobre temas que son interés de todos.

[1] “Floreció fortuna de Caro Quintero desde prisión” en El Universal (versión en línea https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-preso-fortuna-de-caro-quintero-florecio. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[2] “Caro Quintero salió de la cárcel desde la madrugada” en Animal Político (versión en línea: https://www.animalpolitico.com/2013/08/sale-caro-quintero-dela-carcel/. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[3] “SCJN rechaza amparar a Caro Quintero por extradición” en Excélsior (versión en línea: https://www.excelsior.com.mx/nacional/scjn-rechaza-amparar-a-caro-quintero-por-extradicion/1340942. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

[4] Ver, por ejemplo, “¡Es marca registrada! Caro Quintero hizo crecer su millonaria fortuna desde la cárcel” en Grupo Fórmula (versión en línea https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191119/rafael-caro-quintero-fortuna-negocios-amigos-familiares-marca-registrada-preso/. Fecha de consulta: 24 de noviembre de 2019).

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En esta oportunidad, presento una lista actualizada de las marcas que han sido declaradas notoriamente conocidas y famosas en México hasta el 2018, mediante el procedimiento ad hoc ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) establecido en el artículo 98 Ter 1 (Artículo 98 Bis 1 antes de las reformas de mayo de 2018) de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cabe reiterar que hay varias maneras como una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa en México; la declaración ad hoc no es la única. Una marca puede ser reconocida como notoriamente conocida o famosa como consecuencia de procedimientos materialmente jurisdiccionales, como las declaraciones administrativas de nulidad e infracción ante el IMPI. Otra fuente de reconocimiento del carácter notoriamente conocido o famoso de una marca es el procedimiento de solicitud de registro marca, en el que el IMPI señala como impedimento legal para la concesión del registro una marca que el IMPI estima notoriamente conocida o famosa, sin la existencia previa de un reconocimiento adhoc o emanado de un proceso jurisdiccional; ejemplo de este caso fue la marca AMEX de American Express Marketing & Development Corp., señalada como famosa en los expedientes de solicitud de marca número 1,981,308 “AMEX” y diseño, 1,981,310 “AMEX” y diseño y 1,981,311 “AMEX” y diseño en oficios (acciones oficiales) no contestados por el solicitante, provocando el abandono de las solicitudes. Cabe aclarar que la marca «AMERICAN EXPRESS» ha sido declarada como famosa en México mediante el procedimiento ad hoc.

Me parece también importante recalcar que la notoriedad o fama de una marca es una cuestión de hecho, no de derecho. La marca famosa o notoriamente conocida hoy no necesariamente conservará ese carácter mañana. El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida o famosa no otorga derechos al uso exclusivo, pero sí confiere la facultad de impedir a otros, con mayor o menor extensión dependiendo de cada caso, el uso y registro de signos distintivos iguales o semejantes en grado de confusión. Por ello la declaración ad hoc ofrece algunas ventajas, al prolongar en el tiempo (al menos cinco años) los efectos del reconocimiento por parte de la administración de una situación de hecho, y se pueden actualizar (figura parecida a la renovación), previa comprobación de que la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa.

Como dije, el carácter de marca famosa o notoriamente conocida puede tener diversas fuentes, pero las declaraciones ad hoc son las que ofrecen la fuente más accesible para conocer qué marcas han recibido el reconocimiento como notoriamente conocida o famosa.

Observando la lista de marcas que han pedido la declaración ad hoc de notoriedad o fama y sus actualizaciones, encuentro que los titulares de estas marcas han seguido prefiriendo el reconocimiento de marca famosa, llegando a omitir la actualización de la declaración de marca notoriamente conocida para tramitar la declaración de marca famosa (por ejemplo, las marcas “MOMIAS DE GUANAJUATO” y “RICOLINO”). Hasta el 2018, sólo cinco declaraciones de marca notoriamente conocida fueron actualizadas, contra diecinueve actualizaciones de marca famosa. Esta tendencia ya era visible en el año 2013.

Lo anterior podría explicarse por la mayor protección que brinda la declaración de marca famosa frente a la marca notoriamente conocida: el artículo 90, fracción XVII de la actual Ley de la Propiedad Industrial (reformada en mayo de 2018) prohíbe el registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras que el IMPI considere famosas en México, para cualquier producto o servicio. Adicionalmente, el artículo 213, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial, en su texto reformado en mayo de 2018, ahora contempla expresamente como infracción administrativa el uso de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a marcas que el IMPI estime como famosa, siendo irrelevante el producto o servicio al que se aplica la marca infractora.

El que el titular de una marca declarada como notoriamente conocida o famosa en el proceso ad hoc se abstenga de solicitar la actualización no significa que la marca pierda dicho carácter. Como dije antes, se trata de una situación de hecho que subsiste en tanto las condiciones fácticas que le dieron origen se mantengan. Lo que sí es cierto es que, de resultar necesario demostrar la notoriedad o fama de la marca y la declaratoria ha vencido, el titular deberá aportar todos los elementos de prueba para probar dicha circunstancia, en vez de la declaración vigente de notoriedad o fama emitida por el IMPI.

Aún es discutible si, para solicitar una declaración administrativa de infracción exitosamente, la sola declaración de marca notoriamente conocida o famosa mediante el procedimiento ad hoc del IMPI sería suficiente, o si el solicitante tendría que aportar elementos de prueba adicionales para acreditar tal situación.

Presento ahora el listado de marcas declaradas notoriamente conocidas o famosas por el IMPI mediante el procedimiento ad hoc hasta el año 2018, insistiendo en que se trata de un listado enunciativo y que hay otras marcas reconocidas como notoriamente conocidas o famosas que no han sido objeto de la declaratoria ad hoc del artículo 98 Ter 1 actual de la Ley de la Propiedad Industrial. El medio de comunicación que el IMPI usa para publicar la declaración de marca notoriamente conocida o famosa es el volumen de Protección de la Propiedad Intelectual de la Gaceta de la Propiedad Industrial, identificada en la siguiente lista simplemente como «Gaceta».

A. Marcas declaradas notoriamente conocidas conforme el procedimiento ad hoc:

A.1. Marca: “ANDREA”

Registro de marca número: 572,692

Fecha de resolución: Noviembre 4, 2008.

Número de expediente M.N. 2197/2007 (G-1) 18189

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A de C.V.

Gaceta: Mayo 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

A.2. Marca: “PRITT”

Registro de marca número: 154,268

Fecha de resolución: Junio 30, 2010

Número de expediente: M.N. 638/2009 (T-4) 5766

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Junio 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

A.3. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Marzo 22, 2010

Número de expediente: M.N. 102/2009 (T-1) 1032

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vencida

A.4. Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Abril 5, 2010

Número de expediente: M.N. 104/2009 (T-2) 1037

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vencida

A.5. Marca: “RESISTOL”

Registro de marca número: 41,955

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2010

Número de expediente: M.N. 480/2009 (T-3) 4037

Titular: Henkel Capital, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2016)

A.6. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 857,331

Fecha de resolución: Diciembre. 7, 2010

Número de expediente: M.N. 785/2009 (T-5) 7179

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

A.7. Marca: “HOTELES CITY EXPRESS”

Registro de marca número: 780,478

Fecha de resolución: Diciembre 21, 2010

Número de expediente: M.N. 1848/2009 (T-6) 15328

Titular: Hoteles City Express, S.A.B. de C.V

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2017)

A.8. Marca: “ADO”

Registro de marca número: 843,017

Fecha de resolución: Mayo 31, 2011

Número de expediente: M.N. 1429/2010 (T-2) 14091

Titular: Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vencida

A.9. Marca: “ELEKTRA”

Registro de marca número: 390,819

Fecha de resolución: Julio 29, 2011

Número de expediente: M.N. 1355/2010 (T-1) 13639

Titular: Elektra Trading & Consulting Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2011

Estado: Vencida

A.10. Marca: “SUPER PRECIO”

Registro de marca número: 650,945

Fecha de resolución: Noviembre 18, 2011

Número de expediente: M.N. 1600/2011 (T-2) 14855

Titular: Tiendas Súper Precio S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vencida

A.11. Marca: “PAYASO”

Registro de marca número: 757,764

Fecha de resolución: Diciembre 16, 2011

Número de expediente: M.N. 2148/2010 (T-3) 19884

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre, 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2018)

A.12. Marca: “CORONADO”

Registro de marca número: 887,611

Fecha de resolución: Febrero 9, 2012

Número de expediente: M.N. 2150/2010 (T-4)19900

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta julio 2018)

A.13. Marca: “MELATE”

Registro de marca número: 932,323

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.N. 2141/2011 (T-3) 19611

Titular: Pronósticos Para la Asistencia Pública

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vencida

A.14. Marca: “ARENA MÉXICO”

Registro de marca número: 1,238,811

Fecha de resolución: Junio 30, 2014

Número de expediente: M.N. 2440/2012 (T1) 22105

Titular: Nueva Arena México S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2014

Estado: Vigente a junio de 2019

A.15. Marca: “EKCO”

Registro de marca número: 51,806

Fecha de resolución: Julio 29, 2014

Número de expediente: M,N. 1420/2013 (T-4) 14609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.16. Marca: “VASCONIA”

Registro de marca número: 256,034

Fecha de resolución: Julio 31, 2014

Número de expediente: M.N. 789/2013 (T-3) 8609

Titular: Grupo Vasconia S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2014

Estado: Vigente a julio de 2019

A.17. Marca: “ENSUEÑO”

Registro de marca número: 891,080

Fecha de resolución: Noviembre 24, 2014

Número de expediente: M.N. 2350/2013 (T-6) 23478

Titular: Industrias Alen S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2014

Estado: Vigente

A.18. Marca: “DINA”

Registro de marca número: 380,305

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.N. 1618/2013 (T-5) 16571

Titular: Dina Camiones S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

A.19. Marca: “S MART” y Diseño

Registro de marca número: 1,409,909

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 672/2014 (T-2) 6386

Titular: S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.18. Marca: “VERO”

Registro de marca número: 658,862

Fecha de resolución: Marzo 31, 2015

Número de expediente: M.N. 2617/2013 (T-7) 26053

Titular: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2015

Estado: Vigente

A.19. Marca: “CAPRICE”

Registro de marca número: 354,077

Fecha de resolución: Abril 30, 2015

Número de expediente: M.N. 839/2014 (T-3) 8395

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vigente

A.20. Marca: “ELECTROLIT”

Registro de marca número: 461,398

Fecha de resolución: Mayo 27, 2015

Número de expediente: M.N. 1494/2014 (T-4) 15324

Titular: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2015

Estado: Vigente

A.21. Marca: “TECATE TITANIUM”

Registro de marca número: 1,522,414

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 109/2015 (T-1) 869

Titular: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

A.22. Marca: “LEXUS”

Registro de marca número: 707,597

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N. 1861/2015 (T-3)16847

Titular: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.23. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Diciembre 20, 2016

Número de expediente: M.N: 3344/2015 (T-4) 29581

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Diciembre 2016

Estado: Vigente

A.24. Marca: “WET LINE XTREME PROFESSIONAL X” y diseño

Registro de marca número: 982,278

Fecha de resolución: Enero, 31 2017

Número de expediente: M.N. 1393/2015 (T-2)11408

Titular: Henkel AG & Co. KGAA

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

A.25. Marca: “D`PORTENIS” y Diseño

Registro de marca número: 706,852

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2008/2016 (T-2) 19837

Titular: Mas Diferente, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.26. Marca: “NAVITEK”

Registro de marca número: 538,768

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.N. 2149/2016 (T-3)21177

Titular: Navilux, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

A.27 Marca: “SENOSIAIN”

Registro de marca número: 62,173

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2017

Número de expediente: M.N. 821/2017 (T-3) 9522

Titular: Alparis, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2017

Estado: Vigente

A.28. Marca: “TAJIN”

Registro de marca número: 320,328

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.N. 2528/2016 (T-4) 24787

Titular: Golosinas de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

A.29. Marca: “ANNTAYLOR Y DISEÑO”

Registro de marca número: 1,831,474

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2018

Número de expediente: M.N. 225/2014 (T-1) 1758

Titular: Annco, Inc.

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

A.30. Marca: “KOTEX” y Diseño

Registro de marca número: 20,937

Fecha de resolución: Noviembre 28, 2018

Número de expediente: M.N. 544/2017 (T-2) 6847

Titular: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

A.31. Marca: “ANCE” y Diseño

Registro de marca número: 1,761,532

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2018

Número de expediente: 1096/2018 (T-1) 11698

Titular: Asociación de Normalización y Certificación, A.C.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

B. Marcas declaradas famosas conforme el procedimiento ad hoc:

B 1. Marca: “CINÉPOLIS”

Registro de marca número: 1,039,899

Fecha de resolución: Noviembre 20, 2009

Número de expediente: M.F. 1256/2008 (G-1) 10963

Titular: Cinemas de la República, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2009

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta enero 2015)

B.2. Marca: “INTEL”

Registro de marca número: 277,115

Fecha de resolución: Agosto 23, 2010

Número de expediente: M.F. 1577/2008 (G-2) 13777

Titular: Intel Corporation

Gaceta: Agosto 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta mayo 2016)

B.3. Marca: “RED BULL”

Registro de marca número: 848,424

Fecha de resolución: Febrero 19, 2010

Número de expediente: M.F. 2284/2008 (G-3) 18288

Titular: Red Bull GmbH

Gaceta: Febrero 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Septiembre 2015)

B.4. Marca: “MARINELA”

Registro de marca número: 261,258

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 103/2009 (G-3) 1033

Propietario: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta octubre 2015)

B.5. Marca: “GANSITO”

Registro de marca número: 95,836

Fecha de resolución: Marzo 12, 2010

Número de expediente: M.F. 101/2009 (G-2) 1031

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Marzo 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta septiembre 2015)

B.6. Marca: “BIMBO”

Registro de marca número: 697,020

Fecha de resolución: Abril 23, 2010

Número de expediente M.F. 100/2009 (G-1) 1030

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta febrero 2016)

B.7. Marca: “HARMON HALL” Y DISEÑO”

Registro de marca número: 707,108

Fecha de resolución: Septiembre 3, 2010

Número de expediente: M.F. 1766/2009 (G-5) 14323

Titular: Harmon Hall Holding, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.8. Marca: “BMW Y DISEÑO”

Registro de marca número: 416,369

Fecha de resolución: Septiembre 14, 2010

Número de expediente: M.F. 1782/2009 (G-6) 14483

Titular: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2016)

B.9. Marca: “JOSE CUERVO”

Registro de marca número: 382,031

Fecha de resolución: Septiembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 2107/2009 (G-9) 17586

Titular: Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2010

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta junio 2016)

B.10. Marca: “MICROSOFT”

Registro de marca número: 283,589

Fecha de resolución: Noviembre 10, 2010

Número de expediente: M.F. 500/2009 (G-4) 4556

Titular: Microsoft Corporation

Gaceta: Noviembre 2010

Estado: Vencida

B.11. Marca: “FLEXI” y diseño

Registro de marca número: 674,758

Fecha de resolución: Diciembre 7, 2010

Número de expediente: M.F. 1794/2009 (G-7) 14570

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2010

Estado: Vencida

B.12. Marca: “PEPSI”

Registro de marca número: 346,468

Fecha de resolución: Marzo 29, 2011

Número de expediente: M.F. 20175/2009 (G-8) 17296

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Marzo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta agosto 2017)

B.13. Marca: “BARDAHL”

Registro de marca número: 865,925

Fecha de resolución: Abril 15, 2011

Número de expediente: M.F. 734/2010 (G-1) 7654

Titular: Bardahl de México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2018)

B.14. Marca: “PEMEX”

Registro de marca número: 522,165

Fecha de resolución: Mayo 27, 2011

Número de expediente: M.F. 2059/2010 (G-2) 19045

Titular: Petróleos Mexicanos

Gaceta: Mayo 2011

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta marzo 2017)

B.15. Marca: INNOMINADA (diseño de toros embistiendo de Redbull)

Registro de marca número: 1,165,190

Fecha de resolución: Febrero 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2170/2010 (G-4) 19984

Titular: Red Bull GMBH

Gaceta: Febrero 2012

Estado: Vigente (Actualizada Gaceta Octubre 2018)

B.16. Marca: “TAKIS”

Registro de marca número: 547,799

Fecha de resolución: Marzo 16, 2012

Número de expediente: M.F. 2151/2010 (G-3) 19901

Titular: Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

Gaceta: Marzo 2012

Estado: Vencida

B.17. Marca: “YAHOO”

Registro de marca número: 573,530

Fecha de resolución: Mayo 31, 2012

Número de expediente: M.F. 1151/2011 (T-1) 10840

Titular: Oath Inc.

Gaceta: Mayo 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta Diciembre 2018)

B.18. Marca: “COHIBA”

Registro de marca número: 306,470

Fecha de resolución: Julio 20, 2012

Número de expediente: M.F. 2249/2011

Titular: Corporation Habanos, S.A.

Gaceta: Julio 2012

Estado: Vencida

B.19. Marca: “TELEVISA”

Registro de marca número: 858,155

Fecha de resolución: Agosto 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2276/2011 (G-9) 20624

Titular: Mountrigi Management Group, LTD.

Gaceta: Agosto 2012

Estado: Vencida

B.20. Marca: “SOY TOTALMENTE”

Registro de marca número: 645,851

Fecha de resolución: Septiembre 28, 2012

Número de expediente: M.F. 2004/2011 (G-5) 18612

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.21. Marca: “EL PALACIO DE HIERRO” y diseño

Registro de marca número: 997,244

Fecha de resolución: Septiembre 28,2012

Número de expediente: M.F. 2005/2011 (G-6) 18613

Titular: El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.22. Marca: “GANDHI”

Registro de marca número: 559,538

Fecha de resolución: Octubre 31, 2012

Número de expediente: M.F. 2076/2011 (G-7) 19072

Titular: Grupo 78. S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2012

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.23. Marca: INNOMINADA (Diseño de murciélago)

Registro de marca número: 376,283

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1989/2011 (G-3) 184879

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.24. Marca: “BATMAN”

Registro de marca número: 371,343

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2012

Número de expediente: M.F. 1990/2011 (G-4) 18480

Titular: DC Comics

Gaceta: Noviembre 2012

Estado: Vencida

B.25. Marca: “SUPERMAN” y diseño

Registro de marca número: 366,500

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2012

Número de expediente: M.F. 1987/2011 (G-1) 18475

Titular: DC Comics

Gaceta: Abril 2015

Estado: Vencida

B.26. Marca: “S” y diseño

Registro de marca número: 580,446

Fecha de resolución: Enero 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1988/2011 (G-2) 18477

Titular: DC Comics

Gaceta: Enero 2013

Estado: Vencida

B.27.Marca: “NACIONAL MONTE DE PIEDAD”

Registro de marca número: 1,338,179

Fecha de resolución: Julio 31, 2013

Número de expediente: M.F. 1544/2012(G-1) 13793

Titular: Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Gaceta: Julio 2013

Estado: Vigente (Actualizada. Gaceta noviembre 2018)

B.28. Marca: “TIA ROSA”

Registro de marca número: 168,816

Fecha de resolución: Septiembre 5, 2013

Número de expediente: M.F. 2444/2012 (G-3) 22119

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2013

Estado: Vencida

29. 29. Marca: “BUBULUBU”

Registro de marca número: 281,881

Fecha de resolución: Octubre 31, 2013

Número de expediente: M.F. 2476/2012 (G-4) 22289

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Octubre 2013

Estado: Vencida

B.30. Marca: “EL CHAVO” y diseño

Registro de marca número: 969,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2013

Número de expediente: M.F. 2031/2012(G-2) 18336

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta diciembre 2013

Estado: Vencida

B.31. Marca: “CKLASS Y DISEÑO”

Registro de marca número: 880,569

Fecha de resolución: Enero 29, 2014

Número de expediente: M.F. 49/2013 (G-1) 348

Titular: Wata Group, S.A. de C.V.

Gaceta: Enero 2104

Estado: Vigente a enero de 2019

B.32. Marca: “PINOL”

Registro de marca número: 472,540

Fecha de resolución: Marzo 31, 2014

Número de expediente: M.F. 1064/2013(G-2) 10856

Titular: Industrias Alen, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2014

Estado: Vigente a marzo de 2019

B.33 Marca: “LA COSTEÑA”

Registro de marca número: 375,684

Fecha de resolución: Abril 15,2014

Número de expediente: M.F. 1609/2013(G-3) 16521

Titular: Conservas la Costeña, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2014

Estado: Vigente a abril de 2019

B.34. Marca: “HELVEX”

Registro de marca número: 957,168

Fecha de resolución: Agosto 20, 2014

Número de expediente: M.F. 1691/2013(G-4) 17540

Titular: Helvex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Agosto 2014

Estado: Vigente a agosto de 2019

B.35. Marca: “CLORALEX”

Registro de marca número: 367,713

Fecha de resolución: Septiembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2561/2013(G-5) 25449

Titular: Industrias Alen, S.A. DE C.V.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.36. Marca: “IPHONE”

Registro de marca número: 1,039,157

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2014

Número de expediente: M.F. 1273/2014 (G-4) 12770

Titular: Apple Inc.

Gaceta: Septiembre 2014

Estado: Vigente

B.37. Marca: “ILUSIÓN”

Registro de marca número: 1,474,836

Fecha de resolución: Octubre 10, 2014

Número de expediente: M.N. 303/2013(T-2) 4429

Titular: Diltex, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.38. Marca: “HERDEZ”

Registro de marca número: 61,432

Fecha de resolución: Octubre 22, 2014

Número de expediente: M.F. 1665/2014 (G-5) 17004

Titular: Herdez, S.A. DE C.V.

Gaceta: Octubre 2014

Estado: Vigente

B.39. Marca: “TORTILLINAS”

Registro de marca número: 409,826

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2014

Número de expediente: M.F. 2615/2013 (G-6) 26049

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.40. Marca: “TRIDIMENSIONAL” (Diseños de takis)

Registro de marca número: 1,172,732

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2014

Número de expediente: M.F. 2616/2013 (G-7) 26051

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2014

Estado: Vigente

B.41. Marca: “OMNILIFE”

Registro de marca número: 556,402

Fecha de resolución: Febrero 27, 2015

Número de expediente: M.F. 949/2014 (G-3) 9814

Titular: Grupo Omnilife, S.A. de C.V

Gaceta: Febrero 2015

Estado: Vigente

B.42. Marca: “SICO”

Registro de marca número: 391,088

Fecha de resolución: Abril 29,2015

Número de expediente: M.F. 270/2014 (G-1) 2375

Titular: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “LEGO” y diseño

Registro de marca número: 443,052

Fecha de resolución: Junio 30, 2015

Número de expediente: M.F. 419/2014 (G-2) 4009

Titular: Lego Juris A/S

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.43. Marca: “BUFALO Y DISEÑO”

Registro de marca número: 663,658

Fecha de resolución: Septiembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2559/2014 (G-8) 25562

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Septiembre 2015

Estado: Vigente

B.44. Marca: “FIRESTONE”

Registro de marca número: 14,524

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 539/2015 (G-3) 4859

Titular: Bridgestone Licensing Services, Inc.

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.45. Marca: “BRIDGESTONE”

Registro de marca número: 1,440,418

Fecha de resolución: Octubre 22, 2015

Número de expediente: M.F. 538/2015 (G-2) 4853

Titular: Bidgestone Corporation

Gaceta: Octubre 2015

Estado: Vigente

B.46. Marca: “EL CHAPULIN COLORADO”

Registro de marca número: 555,383

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2201/2014 (G-6) 22873

Titular: Roberto Gómez Fernández

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.47. Marca: “LG” y diseño

Registro de marca número: 509,298

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2015

Número de expediente: M.F. 2456/2014 (G-7) 24867

Titular: LG Corp.

Gaceta: Noviembre 2015

Estado: Vigente

B.48. Marca: “TECATE”

Registro de marca número: 134,004

Fecha de resolución: Diciembre 15, 2015

Número de expediente: M.N. 123/2015 (G-1) 1073

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Diciembre 2015

Estado: Vigente

B.49. Marca: “HARPIC”

Registro de marca número: 236,065

Fecha de resolución: Febrero 19,2016

Número de expediente: M.F. 782/2015 (G-5) 6460

Titular: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Gaceta: Febrero 2016

Estado: Vigente

B.50. Marca: “DOÑA MARIA”

Registro de marca número: 186,178

Fecha de resolución: Marzo 31, 2016

Número de expediente: M.F. 1962/2015(G-6) 17984

Titular: Herdez, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2016

Estado: Vigente

B.51. Marca: “BARCEL”

Registro de marca número: 164,548

Fecha de resolución: Abril 29, 2016

Número de expediente: 563/2015 (G-4) 5056

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Abril 2016

Estado: Vigente

B.52. Marca: “SIETE MACHOS”

Registro de marca número: 30,648

Fecha de resolución: Mayo 30, 2016

Número de expediente: M.F. 3321/2015 (G-11) 29540

Titular: Comercial Urania, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2016

Estado: Vigente

B.53 Marca: “RICOLINO”

Registro de marca número: 255,612

Fecha de resolución: Junio 28, 2016

Número de expediente: M.F. 2074/2015 (G-7) 19463

Titular: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.54. Marca: “DEL FUERTE”

Registro de marca número: 216,397

Fecha de resolución: Junio 29, 2016

Número de expediente: M.F. 2357/2015 (G-9) 20992

Titular: Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V.

Gaceta: Junio 2016

Estado: Vigente

B.55. Marca: “BENOTTO”

Registro de marca número: 138,139

Fecha de resolución: Agosto 30, 2016

Número de expediente: 1240/2016 (G-6) 12339

Titular: Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.

Gaceta: Agosto 2016

Estado: Vigente

B.56. Marca: “IMSS SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL” y diseño

Registro de marca número: 550,086

Fecha de resolución: Septiembre 13, 2016

Número de expediente: M.F. 413/2016 (G-1) 5379

Titular: Instituto Mexicano del Seguro Social

Gaceta: Septiembre 2016

Estado: Vigente

B.57. Marca: “GAMESA”

Registro de marca número: 347,617

Fecha de resolución: Octubre 31,2016

Número de expediente: M.F. 3361/2015 (G-13) 29660

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.58. Marca: “EMPERADOR”

Registro de marca número: 448,088

Fecha de resolución: Octubre 31, 2016

Número de expediente: M,F. 3371/2015 (G-13) 29689

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Octubre 2016

Estado: Vigente

B.59. Marca: “SABRITAS”

Registro de marca número: 98,999

Fecha de resolución: Noviembre 30,2016

Número de expediente: 3375/2015 (G-17) 29707

Titular: Pepsico, Inc.

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.60. Marca: “ACTIVIA”

Registro de marca número: 658,926

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2016

Número de expediente: M.F. 930/2016 (G-3) 10003

Titular: Companie Gervais Danone

Gaceta: Noviembre 2016

Estado: Vigente

B.61. Marca: “BEST DAY”

Registro de marca número: 1,115,026

Fecha de resolución: Enero 31, 2017

Número de expediente: 3157/2015 (G-10) 28680

Titular: Viajes Beda, S.A. DE C.V.

Gaceta: Enero 2017

Estado: Vigente

B.62. Marca: “SALADITAS”

Registro de marca número: 551,018

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3367/2015 (G-14) 29676

Titular: Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.63 Marca: “VERDE VALLE”

Registro de marca número: 251,457

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 941/2016 (G-5) 10085

Titular: Productos Verde Valle, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.64. Marca: “EXA”

Registro de marca número: 630,027

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: 2964/2016 (G-10) 28889

Titular: Stereorey México, S.A.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.65. Marca: “VINCI”

Registro de marca número: 890,229

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1447/2016 (G-8) 14704

Titular: Grupo Fila-Dixon, S.A. de C.V.

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.66. Marca: “SCHICK”

Registro de marca número: 287,891

Fecha de resolución: Marzo 31, 2017

Número de expediente: M.F. 2189/2015 (G-8) 19956

Titular: Edgewell Personal Care Brands, LLC

Gaceta: Marzo 2017

Estado: Vigente

B.67. Marca: “OXXO” y diseño

Registro de marca número: 453,234

Fecha de resolución: Abril 18,2017

Número de expediente: M.F. 186/2017 (G-3) 1747

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.68. Marca: “SI VALE”

Registro de marca número: 593,922

Fecha de resolución: Abril 28, 2017

Número de expediente: M.F. 940/2016 (G-4) 10075

Titular: Si Vale México, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2017

Estado: Vigente

B.69. Marca: “NISSAN”

Registro de marca número: 96,287

Fecha de resolución: Julio 28, 2017

Número de expediente: M.F. 3365/2016 (G-12) 33551

Titular: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.70. Marca: “FLEXI”

Registro de marca número: 868,350

Fecha de resolución: Julio 31,2017

Número de expediente: M.F. 489/2016 (G-2) 6130

Titular: Grupo Flexi de León, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.71. Marca: “BARCELÓ”

Registro de marca número: 918,959

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 1261/2016 (G-7) 12839

Titular: Quiroocan, S.A. DE C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.72. Marca: “ANDREA” y diseño

Registro de marca número: 739,383

Fecha de resolución: Julio 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3304/2016 (G-11) 33128

Titular: Fábricas de Calzado Andrea, S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2017

Estado: Vigente

B.73. Marca: “CORONA”

Registro de marca número: 841,746

Fecha de resolución: Agosto 31, 2017

Número de expediente: M.F. 3417/2016 (G-13) 33798

Titular: Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

Gaceta: Agosto 2017

Estado: Vigente

B.74. Marca: “PUEBLOS MÁGICOS”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 18, 2017

Número de expediente: M.F. 2273/2017 (G-12) 22931

Titular: Secretaría de Turismo

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.75. Marca: “VOGUE”

Registro de marca número: 740,363

Fecha de resolución: Septiembre 29, 2017

Número de expediente: M.N. 23/2017 (T-1) 231

Titular: Advance Magazine Publishers, Inc.

Gaceta: Septiembre 2017

Estado: Vigente

B.76. Marca: “NIKE”

Registro de marca número:  252,062

Fecha de resolución: febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 913/2017 (G-6) 11030

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.77. Marca: “INNOMINADA” (Nike’s checkmark logo)

Registro de marca número: 797,100

Fecha de resolución: Febrero 28, 2018

Número de expediente: M.F. 914/2017 (G-7) 11033

Titular: Nike Innovate C.V.

Gaceta: Febrero 2018

Estado: Vigente

B.78. Marca: “LAS MOMIAS DE GUANAJUATO”

Registro de marca número: 1,634,161

Fecha de resolución: Marzo 20, 2018

Número de expediente: M.F. 279/2017 (G-4) 3401

Titular: Municipio de Guanajuato

Gaceta: Marzo 2018

Estado: Vigente

B.79. Marca: “SUAVITEL”

Registro de marca número: 415,924

Fecha de resolución: Abril 27, 2018

Número de expediente: M.F. 2707/2016 (G-9) 27373

Titular: CPIF Venture, Inc.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.80. Marca: “COFLEX”

Registro de marca número: 836,301

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 509/2017 (G-5) 6252

Titular: Coflex, S.A. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “MERCK”

Registro de marca número: 85,741

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1823/2017 (G-10) 19853

Titular: Merck KGAA

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.81. Marca: “KIDZANIA”

Registro de marca número: 810,047

Fecha de resolución: Abril 30, 2018

Número de expediente: M.F. 291/2018 (G-2) 2544

Titular: Kidzania, S.A.P.I. de C.V.

Gaceta: Abril 2018

Estado: Vigente

B.82. Marca: “THE HOME DEPOT”

Registro de marca número: 382,465

Fecha de resolución: Mayo 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2136/2017(G-11) 22554

Titular: Home Depot International, Inc.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.83. Marca: “BONAFONT”

Registro de marca número: 420,754

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2680/2017 (G-15) 27444

Titular: Bonafont, S.A. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.84. Marca: “BODEGA AURRERA”

Registro de marca número: 1,174,787

Fecha de resolución: Mayo 31, 2018

Número de expediente: M.F. 3278/2017 (G-17) 33470

Titular: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

Gaceta: Mayo 2018

Estado: Vigente

B.85. Marca: “AXA”

Registro de marca número: 1,740,983

Fecha de resolución: Junio 28, 2018

Número de expediente: M.F. 3232/2017 (G-16) 32897

Titular: Axa

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.86. Marca: “NUTRISA”

Registro de marca número: 817,447

Fecha de resolución: Junio 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1522/2017 (G-9) 17197

Titular: Nutrisa, S.A de C.V.

Gaceta: Junio 2018

Estado: Vigente

B.87. Marca: “LALA” y diseño

Registro de marca número: 1,522,214

Fecha de resolución: Julio 23, 2018

Número de expediente: M.F. 478/2018 (G-3) 5740

Titular: Comercializadora de Lácteos y Derivaos S.A. de C.V.

Gaceta: Julio 2018

Estado: Vigente

B.88. Marca: “ZARA”

Registro de marca número: 400,136

Fecha de resolución: Septiembre 27, 2018

Número de expediente: M.F. 133/2018 (G-1) 599

Titular: Industrial de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.)

Gaceta: Septiembre 2018

Estado: Vigente

B.89. Marca: “CAGUAMA”

Registro de marca número: 570,851

Fecha de resolución: Octubre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 1922/2018 (G-14) 21171

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.90. Marca: “SONORA GRILL”

Registro de marca número: 1,933,263

Fecha de resolución: Octubre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1990/2018 (G-16) 22204

Titular: Ricardo Añorve Martinez

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.91. Marca: “AMERICAN EXPRESS”

Registro de marca número: 199,952

Fecha de resolución: Octubre 31, 2018

Número de expediente: M.F. 2632/2017 (G-14) 26842

Titular: American Express Marketing & Development Corp.

Gaceta: Octubre 2018

Estado: Vigente

B.92. Marca: “ANDATTI”

Registro de marca número: 1,917,496

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 2170/2018 (G-17) 23685

Titular: Grupo Industrial Emprex, S.A. de C.V.

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.93. Marca: “M” y Diseño (logo de Monster)

Registro de marca número: 942,216

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 807/2018 (G-5) 8365

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.94. Marca: “MONSTER”

Registro de marca número: 766,635

Fecha de resolución: Noviembre 29, 2018

Número de expediente: M.F. 666/2018 (G-4) 7220

Titular: Monster Energy Company

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.95. Marca: “PHOTOSHOP”

Registro de marca número: 670,716

Fecha de resolución: Noviembre 30, 2018

Número de expediente: M.F. 1200/2017 (G-8) 13779

Titular: Adobe System Incorporated

Gaceta: Noviembre 2018

Estado: Vigente

B.96. Marca: “MASSIMO DUTTI”

Registro de marca número: 627,417

Fecha de resolución: Diciembre 17, 2018

Número de expediente: M.F. 1144/2018 (G-6) 12420

Titular: Grupo Massimo Dutti, S.A.

Gaceta: Agosto 2009

Estado: Vigente

B.97. Marca: “ELD ESCUELA LIBRE DE DERECHO” y diseño

Registro de marca número: 711,239

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: 1964/2018 (G-15) 21884

Titular: Escuela Libre de Derecho

Gaceta: Noviembre 2011

Estado: Vigente

B.98. Marca: “PARAMETRÍA DE FRANCISCO ABUNDIS

Registro de marca número: 1,858,409

Fecha de resolución: Diciembre 19, 2018

Número de expediente: M.F. 1887/2018 (G-12) 20974

Titular: Parametría S.A de C.V.

Gaceta: Diciembre 2018

Estado: Vigente

La entrada Las marcas reconocidas hasta el 2018 como famosas o notoriamente conocidas en México mediante el procedimiento ad hoc. se publicó primero en Reyes Fenig.

México se adhirió al Protocolo de Madrid en el mes de noviembre de 2012, y entró en vigor en febrero del siguiente año.

Ciertamente el Protocolo de Madrid no es perfecto y los solicitantes deben enfrentar diferentes problemas con el examen simultáneo de la marca en diferentes países. No obstante, tengo la impresión que el Protocolo de Madrid ha probado ser una herramienta eficaz para los negocios y empresas globales.

Cada país tiene sus propias normas y contemplan distintas obligaciones y cargas para los titulares de registros nacionales e internacionales de marcas. En ocasiones, los propietarios de marcas se ven en la necesidad de presentar, cada cierto tiempo, documentos y declaraciones ante las Oficinas Nacionales de Marcas para la conservación de los derechos.

En el mes de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación publicó significativas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial; las normas relativas a signos distintivos se vieron especialmente afectadas. Entre los cambios encontramos la reinstauración de la obligación de presentar, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada para la conservación de los derechos (Ver nuestra entrada sobre la nueva declaración de uso de marca).

Todos los registros de marca mexicanos, incluyendo los otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las reformas a la ley (10 de agosto de 2018) serán impactados tarde o temprano por la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo del signo distintivo.

La carga de presentar la declaración de uso de marca ante el IMPI debe cumplirse en dos momentos:

1) Declaración de uso al tercer año de expedición del registro.

Esta carga solo afecta a las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018. El plazo para presentar la declaración de uso inicia en la fecha del tercer aniversario de la emisión del registro y termina a los tres meses.

Es necesario presentar una declaración de uso por registro. En el caso de Registros Internacionales protegidos en México, el titular debe depositar una declaración de uso de marca por Clase, a través de un apoderado designado conforme la ley mexicana. Si el IMPI decretó la protección del registro internacional sin la intervención de un apoderado en México, entonces es necesario designar uno y proveerle de un poder escrito y firmado en original. También será necesario pagar la tasa gubernamental (alrededor de US$85.00) por la presentación de una declaración de uso.

El IMPI no emitirá requerimientos ni recordatorios y el plazo es improrrogable. La omisión en la presentación de la declaración de uso de marcas provocará la caducidad de pleno derecho del registro marcario, con la consecuente extinción de los derechos de exclusividad.

Adicionalmente, la esfera de protección brindada por el registro de marca se restringirá a los productos o servicios enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si bien el fundamento para tal restricción es inexistente para el caso de registros de marca nacionales (lo que podría viciar la legalidad de cualquier determinación del IMPI sobre limitar la cobertura de las marcas registradas a los productos/servicios contenidos en la declaración), el artículo 34 de los Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid, reformado el 6 de septiembre de 2018, expresamente dispone tal restricción para los Registros Internacionales[1].

2) Declaración de uso al renovar.

Como regla, los titulares de todos los registros marcarios con efectos en México, deben presentar, con posterioridad a cada renovación, una declaración de uso real y efectivo de la marca a renovar.

Excepcionalmente, la citada carga no existe para el caso de renovaciones presentadas antes del 10 de agosto de 2018.

En el caso de las marcas registradas nacionales, la declaración de uso real y efectivo de la marca es presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. Omitir la declaración de uso al momento de renovar exigiría un descuido o desconocimiento importantes en la preparación de la renovación que, en la práctica, me parece sumamente improbable.

En el caso de los registros internacionales de marca protegidos en México conforme al Protocolo de Madrid, la situación es diferente. Como la declaración de uso real y efectivo de la marca no puede presentarse al solicitar la renovación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha declaración deberá ser depositada directamente ante el IMPI, en un plazo improrrogable de tres meses, contados a partir de la fecha en que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional de marca.

Una declaración de uso deberá ser presentada por cada clase comprendida en el registro internacional protegido en México, en la ventanilla del IMPI, por un apoderado designado por el titular del registro marcario, y cubrir la tasa por presentación de cada declaración de uso (alrededor de US$85.00), con independencia de lo pagado a OMPI por la renovación del registro internacional de marca.

Por lo tanto, los titulares de los registros internacionales de marca deben estar conscientes que la presentación de la renovación de marca con OMPI es insuficiente para conservar los derechos de marca en México. Hipotéticamente, si la renovación ante OMPI de un registro internacional designando a México hubiese sido efectuada el 10 de agosto de 2018, entonces la declaración de uso real y efectivo de marca tendría que haberse ingresado al IMPI entro de los tres meses siguientes a que OMPI hubiese notificado al IMPI la renovación del registro internacional.

El actual artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid dispone expresamente que el IMPI se abstendrá de emitir recordatorios o requerimientos al solicitante de la renovación acerca de la presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca registrada. No existen prórrogas para presentar la declaración de uso, y la protección del registro internacional de marca se limitarán a los expresamente enlistados en la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 35 de los Lineamientos administrativos para la Atención de Solicitudes, Peticiones y Promociones presentadas conforme al Protocolo de Madrid señala que, si la protección en México del registro internacional tiene menos de tres años de antigüedad, entonces no existe la carga de presentar la declaración de uso real y efectivo ante el IMPI con posterioridad a la renovación del registro internacional. Esta disposición prevé una excepción no contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial. Habría que preguntarse, otra vez, si es válido que un acuerdo administrativo introduzca una excepción a la regla que la legislación establece. Si estamos ante una deficiencia técnica en la norma administrativa, la validez de la excepción del artículo 35 de los Lineamientos administrativos podría verse afectada. Mi recomendación es no correr riesgos y presentar al IMPI la declaración de uso posterior a la renovación del registro internacional, con independencia de la antigüedad de la concesión de la protección en México.

Un ejemplo podrá facilitar la compresión de este tema. Supongamos un registro internacional presentado el 2 de octubre de 2008; que México hubiese sido designado con fecha 1° de abril de 2013, y que IMPI hubiese concedido la protección el 3 de agosto de 2015. Asumamos que la renovación del registro internacional fue oportunamente presentada el 2 de octubre de 2018 y que OMPI notificó la renovación al IMPI el 27 de noviembre de 2018. Tenemos, entonces, que el titular del hipotético registro internacional debió presentar al IMPI la declaración de uso efectivo de marca entre el 28 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Si la declaración de uso real y efectivo de marca no fue presentada para el 28 de febrero de 2019, la consecuencia sería que los efectos del registro internacional en México estarían extintos en nuestro país a partir del 1° de marzo de 2019.

Como yo lo veo, el escenario para los titulares de registros de marca se ha complicado, en especial en el caso de los Registros Internacionales. Es probable que, al día de hoy, ya existan algunos registros internacionales de marca caducos de pleno derecho por haber omitido presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca. Si los plazos previstos en la ley para presentar las declaraciones de uso de marca no son extendidos, facilitando con ello el cumplimiento esa carga para todos los titulares de registros marcarios, me temo que veremos un número importante de registros de marca -nacionales e internacionales- inadvertidamente caducos de pleno derecho en los próximos diez años.

[1] Sería cuestionable la legalidad de una resolución del IMPI limitando la cobertura de los registros internacionales, fundada en un acuerdo administrativo, cuando la Ley de la Propiedad Industrial omite prever tal limitación.

La entrada Usuarios del Sistema de Madrid: tengan cuidado, renovar el registro internacional no es suficiente. se publicó primero en Reyes Fenig.

En general, las reformas a la Ley son percibidas como positivas. Sin embargo, un cambio que ha sido criticado es el referente a las declaraciones de uso de marca que los titulares de registros marcarios deben ahora presentar al tercer año de emisión del registro.

Como antecedente, la Ley de Invenciones y Marcas[1] de 1976 contemplaba la carga de demostrar ante la autoridad administrativa el uso efectivo de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro. El incumplimiento acarreaba la extinción del registro marcario[2]. En aquel entonces, la justificación de la exigencia de la comprobación del uso de la marca impedir que permanecieran registradas marcas “de reserva” que impedían el registro de otras”[3].

La carga de comprobar periódicamente el uso de marcas desapareció con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial[4] de 1991. La derogación de la obligación de comprobar el uso de la marca fue bien recibida; la doctrina resaltó entonces la simplificación fundamental en cuanto al uso de la marca y la superación de “la confusión generada bajo el esquema anterior en que el uso debía ser probado primeramente dentro de los tres años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro delos cinco años siguientes a la ‘fecha legal’.”[5].

Ahora, casi 27 años después de extinta, renació la carga para los titulares de los registros marcarios de presentar una declaración sobre el uso real y efectivo de la marca registrada una vez alcanzado el tercer aniversario de la concesión del registro, y posteriormente con cada renovación. La sanción por omitir presentar la declaración de uso es grave: la caducidad de pleno derecho del registro marcario. El plazo concedido para la presentación de la declaración de uso es breve, sólo tres meses, contados a partir de la fecha en que se cumplan tres años del otorgamiento del registro de marca[6].

(Actualización 14 de marzo de 2019) Cuando la declaración de uso real y efectivo de marca se haga con motivo de la renovación, dicha declaración deberá ser presentada simultáneamente con la solicitud de renovación. En el caso de los registros internacionales de marca conforme el Protocolo al Arreglo de Madrid, la declaración deberá presentarse en la ventanilla del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por un apoderado del titular del registro internacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que OMPI notifique a IMPI la renovación del registro internacional, siempre y cuando la concesión de la protección en México ya haya cumplido tres años al momento de dicha renovación.

(Actualización 14 de marzo de 2019) También es necesario tener cuidado con el texto de la declaración de uso. La cobertura del registro de marca objeto de la declaración de uso quedará limitada a los productos y servicios asentados en la declaración.

(Actualización 11 de agosto de 2021) La carga de presentar la declaración de uso es ya efectiva a partir del 10 de agosto de 2021, como explico aquí.

Los motivos para el regreso de la carga de declarar el uso de la marca para mantener su vigencia no son claros. Aparentemente, existe otra vez la imperiosa necesidad de eliminar las marcas registradas “de reserva” que impiden el registro de nuevas marcas iguales o semejantes en grado de confusión, además de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Oficina Mexicana de Marcas) recibirá un pago por cada declaración de uso que reciba.

Los profesionales estamos de acuerdo en cuanto a que los titulares de todos los registros de marca concedidos a partir del 10 de agosto de 2018, con independencia de la fecha de solicitud, tienen la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca una vez cumplidos tres años desde el otorgamiento de la inscripción, como lo dispone el actual artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, existe una creciente alarma por cómo afectará la renacida carga de declarar el uso real y efectivo de la marca a los registros de marca existentes antes de la entrada en vigor de la disposición reformada; es decir, hay preocupación acerca de la posible aplicación retroactiva de los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial reformada, de tal suerte que imponga a todos los registros marcarios concedidos antes del 10 de agosto de 2018 y que cumplen el tercer aniversario de su concesión el 10 de agosto o después (registros concedidos a partir del 10 de agosto de 2015), la obligación de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca registrada en nuestro país, bajo pena de quedar caducas de pleno derecho en caso de omisión.

Yo opino que no hay motivo de inquietud, más allá de la reinstauración de la obligación de declarar el uso real y efectivo de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018.

La revisión del texto del decreto que reformó la Ley de la Propiedad Industrial, en especial las disposiciones transitorias, publicadas el 18 de mayo de 2018, muestra que no hay base para sostener la aplicación retroactiva de las nuevas cargas contenidas en las normas modificadas.

En nuestro sistema rige el principio de irretroactividad de la aplicación de la Ley, contemplada en el artículo 14 Constitucional. “Las leyes se dictan para regir en el futuro (ex nunc), no en el pasado (ex tunc)”[7].

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley Fundamental introduce un matiz: la aplicación retroactiva de la ley es violatoria de derechos fundamentales si se hace en perjuicio de alguien, lo cual nos lleva a la teoría de los derechos adquiridos.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó su postura acerca de la aplicación retroactiva de la ley y la doctrina de los derechos adquiridos[8], hace ya muchos años, el Alto Tribunal aclaró que una nueva norma no debe aplicarse a situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la nueva ley, como regla.

Excepcionalmente, una norma puede aplicarse retroactivamente en dos situaciones:

La primera, si el legislador expresamente previó la aplicación retroactiva de la nueva norma[9]. Si dicha aplicación retroactiva, avalada expresamente por el texto legal, redunda en la lesión o privación de un bien, facultad o provecho ya integrados al patrimonio de una persona con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, entonces se tratará de aplicación retroactiva de la Ley en perjuicio del gobernado y podría ser declarada inconstitucional.

En el caso de los artículos 128 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial reformados, no hay lugar a suponer su aplicación retroactiva ni una posible violación de derechos fundamentales, porque no hay disposición transitoria que contemple la retroactividad de las normas enmendadas. No se trata de un tema de interpretación, sino de técnica jurídica.

El segundo caso de aplicación retroactiva lícita, sería el de las normas que mejoran la condición civil de las personas o que mejoran la condición de aquellas personas sujetas a procesos punitivos, ya sean penales, fiscales o administrativos; en estos casos, no se necesitaría una disposición expresa del legislador para aplicar retroactivamente la nueva norma en beneficio del gobernado.

La reintroducción para los titulares de registros marcarios de la carga de declarar el uso real y efectivo de la marca registrada, a cambio de nada, no constituye una mejora en su condición, por lo que no sería admisible la aplicación retroactiva automática de los nuevos artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por último, el decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial contiene un artículo Segundo Transitorio que señala que “las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación”[10]. Esta disposición transitoria afectó, a mi juicio, a los derechos derivados de la aplicación de normas de tipo adjetivo. De no haberse estipulado la irretroactividad de las nuevas normas procesales, el procedimiento de solicitud de registro habría continuado, a partir del 10 de agosto de 2018, conforme las nuevas disposiciones adjetivas de la ley reformada.

En resumen, la exigencia de que los titulares de registros de marca presenten, luego del tercer año de la concesión del registro, una declaración de uso real y efectivo de la marca para mantener la vigencia del derecho prevista en los actuales artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial no es aplicable retroactivamente a las marcas y avisos comerciales registrados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.

Por otro lado, gracias al artículo Segundo Transitorio del decreto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de mayo de 2018, los procedimiento de solicitud de registro de marca iniciados con anterioridad al 10 de agosto de 2018, deben continuar tramitándose conforme las normas adjetivas vigentes hasta esa fecha.

(Actualización 14 de marzo de 2019). En cambio, es necesario presentar una declaración de uso real y efectivo de marca con cada renovación solicitada a partir del 10 de agosto de 2018, sin importar la fecha de solicitud o concesión del registro correspondiente, ya sea simultáneamente con la solicitud de renovación (marcas nacionales) o dentro de los tres meses siguientes  a que la OMPI notifique al IMPI la renovación del registro internacional conforme el Arreglo de Madrid. 

El que actualmente haya colegas especialistas que aconsejan a sus clientes presentar las declaraciones de uso de marcas registradas que fueron otorgadas antes del 10 de agosto de 2018 con base en lo dispuesto por los artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industria reformada, tiene su origen -creo yo- en una comprensión deficiente de la figura de la aplicación retroactiva de las normas de la distinción que debe hacerse entre derechos sustantivos y derechos adjetivos afectados por reformas a la ley.

[1] “Ley de Invenciones y Marcas” en Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 1976.

[2] Artículo 177 de la Ley de Invenciones y Marcas.

[3] César Sepúlveda, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2a ed., México, Porrúa, 1981, p. 142.

[4] “Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, en Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.

[5] R. Villareal, citado por Carlos Müggenburg R.V. y John B. McKnight, “Régimen de la propiedad intelectual en México” en Revista de Investigaciones Jurídicas, Número 17, México, Escuela Libre de Derecho, 1993, p. 389.

[6] Artículos 128 y 152, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial en “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

[7] Juventino V. Castro, Garantías y Amparo, 7a ed., México, Porrúa, 1991, p. 244.

[8] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY, CUANDO EXISTE” en  Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo L, página 879; “RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA,” en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXII, página 2108.

[9] “RETROACTIVIDAD DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 726; “RETROACTIVIDAD DE LA LEY (TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS) (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE YUCATÁN)”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2435; “RETROACTIVIDAD. CUANDO ES JURIDICA LA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY”, en Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXII, página 304.

[10] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” en Diario Oficial de la Federación, 18 de mayo de 2018.

La entrada Las nuevas declaraciones de uso de marca. se publicó primero en Reyes Fenig.